經通國際智慧產權事務所

上訴人針對商標核駁第338084號核駁審定，提起訴願及智慧財產法院行政訴訟皆予以駁回，並於訴訟繫屬中迭次向被上訴人申請減縮指定使用商品僅餘「購物袋、露營袋」2項,最高法院廢棄原判決,並發回智慧財產法院。 

判決要旨: 商標重在足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，而具有識別性。識別性的判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為中心,商標如為外國單字或字詞，是否具先天識別性，應以國內相關消費者於購買時普通認知為準。本件商標「Mink」其中文含義除「貂皮」與「水貂」外，尚有「鼬」、「豪華的」、「富裕的」及「珍貴的」等意思，且非為國人所習知之外國文字，且上訴人就本件商標之商品已減縮至「登山袋」、「露營袋」2項，依一般社會通念，根本不會混淆誤認本件商標為「登山袋、露營袋」此類訴求耐髒、耐磨、易清洗且多為大容量之戶外活動用品之材質說明等語，自應予以考量。 

本案註冊第01632142號商標 
 
最高行政法院判決　　　　　　 102年度判字第526號 
上訴人：吳建忠 
訴訟代理人：林天財律師 
被 上訴 人：經濟部智慧財產局 
代表人：王美花 
上列當事人間商標註冊事件，上訴人對於中華民國102年2月21日智慧財產法院101年度行商訴字第156號行政判決，提起上訴，本院判決如下： 

主文： 
原判決廢棄，發回智慧財產法院。 

理由： 
一、上訴人前於民國（下同）100年5月9日以「Mink」商標（下稱本件商標，如附圖一所示），指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第18類之「皮夾、錢包、腰包、皮箱、行李袋、鞋袋、鑰匙包、購物袋、化妝包、旅行袋、皮包背帶、登山袋、露營袋、皮包握把、行李箱、化妝箱、皮包、書包、背包、手提包」商品，向被上訴人申請註冊，經其審認本件商標圖樣上之「Mink」，為所指定商品材質之說明，有本件商標核駁處分時商標法第23條第1項第2款規定之適用，應不准註冊，以101年4月19日商標核駁第338084號審定書為核駁之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍不服，遂向原審法院提起行政訴訟，並於訴訟繫屬中迭次向被上訴人申請減縮指定使用商品僅餘「購物袋、露營袋」2項。嗣經原審法院判決駁回上訴人之訴，上訴人猶未甘服，乃提起本件上訴。 

二、上訴人起訴主張：本件商標屬於外國文字，且未見於全民英檢網站所提供之初級、中級甚至中高級之英文參考字表，顯見「Mink」並非我國常見之外國文字；「Mink」除「貂皮」外尚有多種意涵，而依我國人民一般社會之通念，實不知悉「Mink」乃為兼具「貂皮」之意，亦無混淆誤認此為商品材質說明之可能。上訴人使用「布類（帆布、尼龍）」、「PVC」等原料作為商品材質，使用於「背包」、「書包」、「帆布包」及「手提包」等包包類商品上，故該等商品可明顯區辨「非屬」且「不具」貂皮之材質，而與「貂皮」概無關涉，亦不致有使消費者認為本件商標即為商品材質說明之明示或隱喻之虞。上訴人就本件商標之商品已減縮至「登山袋」、「露營袋」2項，此類商品多為戶外活動所使用，乃防水防風、耐刮耐磨且多為大容量，此與「貂皮」所具稀少、珍貴之特質南轅北轍，縱使本件商標有「貂皮」之意涵，惟上訴人未以該等材質製作商品，坊間亦從所未聞，自無使消費者產生混淆誤認之虞。被上訴人准許「mink」相關商標所指定使用之商品類，不乏衣服類、手套類等市場上常見使用「貂皮」作為商品材質之類別，似認其尚無致使消費者就商品材質有混淆誤認之虞，基於行政自我拘束原則、平等原則 
及舉重以明輕之法理，被上訴人對於一般社會通念並非以「貂皮」作為材質說明之本件商標註冊申請，更應准許等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人就上訴人於100年5月9日申請第100022621號商標註冊案准予註冊。 
三、被上訴人則以：本件商標中文意涵有「貂皮」之意，指定使用於上開商品，具有表達商品材質為「貂皮」之意，且依網路查詢發現，市場上業已存在貂皮材質之手提包（例如：品牌PRADA、GUCCI），雖非多見，卻非全無，是本件商標係所指定商品材質之說明，依審定時之商標法第23條第1項第2款及第24條第2項（現行商標法第29條第1項第1款、第31條第1項）之規定，應予核駁。上訴人主張所銷售之手提袋並無「真皮」材質，然此與「Mink」可為手提袋之材質而構成商品說明，係屬二事。觀諸上訴人所舉之註冊商標，除非用於本件商標指定使用之皮夾、皮包等商品外，均為除「MINK」外，尚有其他具有識別力之文字或圖案，並非如本件僅「MINK」此一無識別性之文字，是上訴人所舉案例均顯與本件審認事實並不相類，要無主張適用行政自我拘束原則、平等原則及舉重以明輕之法理之餘地。上訴人雖主張減縮指定使用商品僅餘「購物袋、露宿袋」2項，惟衡酌一般社會通念及消費者經驗，「購物袋」常與「手提袋、行李袋…」等商品於功能上具有高度的替代關係，尚難僅以限於非真皮，或限於購物所用之袋子予以界定其商品材質，至於「露營袋」雖於功能上與一般手提袋之替代關係較弱，然此不等於未來即無使用「貂皮」為其一部分材質之可能等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。 
四、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：（一）本件商標前於100年5月9日申請註冊，被上訴人於101年4月19日作成「應予核駁」之審定，本件於102年1月24日辯論終結，故本件商標之申請應否准許註冊，應以100年6月29日修正公布，101年7月1日施行之商標法為斷。（二）本件商標係由外文「Mink」所構成，而其中文含義除「貂皮」與「水貂」外，尚有「鼬」、「豪華的」、「富裕的」及「珍貴的」等意思，因外國文字有多個含義時，只要其中一個為商品或服務的說明或通用名稱，即不具識別性（商標識別性審查基準4.1.3.2.），故本件商標易使相關消費者認知其為該等商品材質之說明，或與該等商品之材質產生直接聯想，且依被上訴人於網路查詢發現，市場上業已存在貂皮材質之手提包（例如：PRADA、GUCCI），雖非多見，卻非全無，是本件商標具有表達上開商品材質為「貂皮」之意，係所指定商品材質之說明，依商標法第29條第1項第1款、第31條第1項之規定，應予核駁審定。（三）上訴人雖主張減縮指定使用商品僅餘「購物袋、露宿袋」2項，惟衡酌一般社會通念及消費者經驗，「購物袋」常與「手提袋、行李袋…」等商品於功能上具有高度的替代關係，於通念及經驗上，尚難僅以限於非真皮，或限於購物所用之袋子予以界定其商品材質，況且鑑於「貂皮」之珍貴性、稀有性，此一材質並非使用於全部之手提袋本體，其僅須使用於部分位置，即可表彰其高貴之意象，或提供一部分之觸感功能即可；至於「露營袋」雖於功能上與一般手提袋之替代關係較弱，然此不等於未來即無使用「貂皮」為其一部分材質之可能。（四）上訴人主張其所銷售之手提袋，並無「真皮」材質，然此與「Mink」可為手提袋之材質而構成商品說明，係屬二事；又辯稱「Mink」非我國常見慣用之外文文字，國人無從知悉其為「貂皮」之意云云，然「Mink」之中文意涵本有「貂皮」之意，為上訴人所不爭執，且亦為皮包商品市場上可能使用之材質之一，即使其相當稀有，亦無法全然否定其可能為皮包材質；另主張被上訴人曾核准「mink」相關商標註冊案之前例，本件應相同之對待等語，但觀諸上訴人所舉之註冊商標，除非用於本件商標指定使用之皮夾、皮包等商品外，均為除「MINK」外，尚有其他具有識別力之文字或圖案，並非如本件僅「MINK」此一無識別性之文字，例如，註冊第307039號商標主要係由外文「SAGA」、「MINK」上下排列所組成，指定使用於「衣服」，其具有識別力之圖樣為「SAGA」，並非「MINK」；註冊第305754、307342、307037、565731、454097、613771、674551、740988、926981號商標，則均係「MINK」尚結合其他文字，而使得其觀念上脫離「貂皮」之意，例如，註冊第454097號商標係由中文「貂后」與外文「MINK QUEEN」上下排列所組成，指定使用於「衣服」，註冊第926281號商標係由外文「nk」與外文「MINK KING」上下排列所組成，指定使用於「衣服、內衣、…運動裝、鞋子、…圍裙」商品，其無論係中、外文，均顯然無直接說明衣服材質之意，是上訴人所舉案例均顯與本件審認事實並不相類，要無行政自我拘束原則、平等原則及舉重以明輕之法理之適用。綜上，本件商標有商標法第29條第1項第1款所定情形，依同法第31條第1項之規定，應予核駁審定等詞，為其判斷之基礎。 

五、本院按： 
(一)商標法並未對商標註冊申請案之法規基準時明文規定，實務一般認應以行政爭訟程序終結前為法規基準時，惟不能一概而論，應分別究係對申請人有利或不利以決定法規基準時。蓋商標申請案係向行政法院（以下稱行政法院包括智慧財產法院行政訴訟庭）提起課予義務訴訟，行政法院基於行政訴訟法所規定之權限，自有就商標申請案適用是否應准否註冊之構成要件法律的權能。若行政法院事實審言詞辯論終結前之法規（如92年商標法第23條第1項13款新增但書規定「商標權人同意者不在此限」，即應適用新法），得以滿足申請人申請事由之構成要件，自應依該有利申請人之法規。但若係對申請人不利之法規（如現行法第30條第10款就先註冊商標之保護增訂「且非顯屬不當者」），則基於申請權人所信賴處分時既有權利狀態不得剝奪之理由，則應依審定時法律。經查，本件商標前於100年5月9日申請註冊，被上訴人於101年4月19日作成「應予核駁」之審定，本件於102年1月24日於原審辯論終結，本件商標是否違反言詞辯論終結前之現行商標法第29條第1項第1款之規定，依同法第31條第1項規定應予核駁審定，其內容大致與修正前商標法第23條第1項第2款、第24條第1項之規範相同，並無對申請人有利或不利之情事，故本件商標之申請應否准許註冊，應以100年6月29日修正公布，101年7月1日施行之現行商標法為斷。 
(二)另按商標法就申請案之事實基準時，於現行法第29、30條第1項本文及30條第2項，就行政機關審查商標不得註冊之事實基準時雖有所規定，但該規定係對行政機關所為，既然依行政訴訟法規定行政法院就申請案之課予義務訴訟有調查事實適用法律而為課予義務判決之權能（行政訴訟法第200條參照），而非僅審查智慧財產局審定違法與否而已。則行政法院應視事件之性質，參照商標法相關規範意旨，並斟酌相關商標權人權益之調整、信賴保護、權力分立原則、法律不溯及既往原則及程序經濟原則或權利救濟的有效性等，判斷該事實是否應由司法審查而為判決。按現行商標法第23條第1項但書關於商品或服務之減縮之程序係規定於申請後仍得為之，而申請指定使用商品或服務減縮係屬其他申請事項之變更，應向智慧財產局為之（商標法第24條參照），則商品或服務之減縮當然包括申請案遭否准後之行政救濟期間，此比較商標異議評定等案之分割減縮僅限於審定前為之之規定甚明（現行商標法第38條第3項規定）。是以若將申請案之事實狀態基準時設定在審定時，而行政法院不得斟酌行政救濟中之減縮指定商品或服務之事實，勢必仍應駁回原告之訴，則上開分割減縮於申請後仍得為之之規定將形同具文。且關於申請商標不具先天識別性，而將指定使用商品或服務之減縮，並不涉及特定相關商標權人其權利之調整，是以就此事項，其事實狀態基準時，應為行政法院事實審言詞辯論終結前為基準時（但就採先註冊主義之條款或其他特定商標權人之權益，而遭核駁者，可能又另當別論）；易言之，行政法院就減縮指定商品或服務此一程序事項所形成之事實，基於行政訴訟法規定課予義務訴訟行政法院對於申請案有調查事實適用法律之權能，自經斟酌並調查此一事實，而為判決。本院之所以作上開論述，無非在於強調商標有效性訴訟，其裁判基準時，不得以單一標準定之，而應就商標事件性質及斟酌上開原理原則，就個案判斷，方能妥適。 
(三)經查，上訴人於原審一再主張減縮指定使用商品僅餘「登山袋、露營袋」2項，請求准予本件商標註冊之申請等語，但系爭商標究係何時准予減縮？減縮後之指定使用商品為何？原審均僅據上訴人主張，而未調查其他證據，顯有未依職權調查事實之違法。況且原判決所論述上訴人減縮之商品乃「購物袋、露宿（營？）袋」，與上訴人主張系爭商標「Mink」指定使用於「登山袋、露營袋」商品，顯然不同，亦有判決理由矛盾之違法。本件事實未明，本院自無從為法律判斷，自應發回原審再作妥適之事實認定。 
(四)再按商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成，而有不具識別性情形者，不得註冊，商標法第29條第1項第1款定有明文。準此，商標重在足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，而具有識別性。故識別性的判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為中心，若商標申請案所指定商品或服務減縮，自應就減縮後之商品或服務為之，且不得再就減縮前之其他商品或服務作為論述之理由，否則，即有判決不備理由之違法。則原判決以「手提袋」有使用貂皮作為商品材質之可能，但此卻非審查識別性之指定商品，另原審未說明「手提袋」與「登山袋、露營袋」之關連性，亦未對本件商標指定使用之「登山袋、露營袋」為何有使用貂皮作為商品材質之可能予以論述，亦有判決不備理由之違法。 
(五)另作為商標註冊為外國單字或字詞，究是否僅為描述性文字而不具識別性，或係具先天識別性之商標，應以國內相關消費者於購買時普通認知為準。蓋消費者購買商品或服務時，當時相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，寓目所及者係該商標，因相關消費者所見商標僅在區別自他商品或服務，並非在閱讀商品說明書，不可能見到商標時，又查英漢字典，外國文字作為商標是否為描述性文字，應以國內相關消費者於購買商品或服務時是否習知該文字意義為準。則上訴人主張：原審未審酌本件商標「Mink」不僅只有「貂皮」之意，且非為國人所習知之外國文字，依一般社會通念（商標識別性審查基準2.2.1），根本不會混淆誤認本件商標為「登山袋、露營袋」此類訴求耐髒、耐磨、易清洗且多為大容量之戶外活動用品之材質說明等語，自應予以考量。 
(六)從而，經核本件上訴為有理由，應將原判決廢棄，發回原審法院。 

六、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。 

中華民國102 年8 月22日 
最高行政法院第四庭 
審判長法官黃合文 
法官　鄭忠仁 
法官　帥嘉寶 
法官　林惠瑜 
法官　劉介中 
以上正本證明與原本無異 
中　華　民　國　102　 年　8　 月　26　日 
書記官　張雅琴