智慧財產法院101年度民專上字第2號
2013/04/11 重要判決判決要旨：
智慧財產局受理專利之申請，至許可專利為止，乃階段性行為，而自申請案繫屬於智慧財產局後，智慧財產局准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為，惟在申請案繫屬於智慧財產局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，例如僱傭、承攬、繼承、冒名、剽竊等，此等權益糾紛之釐清，常非專利專責機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人間，非存在於私人與專利主管機關間( 例如專利專責機關撤銷專利、否准專利等，有認為係權利人與主管機關間之糾紛) ，自屬私人間之民事糾葛，殆無在私人彼此間提起行政訴訟之餘地。
要點評析：
申請專利之人不具專利申請權者，利害關係人可透過專利法第71條向智慧財產局提出舉發，然而，利害關係人主張專利權人剽竊其創作，因剽竊非專利專責機關所管轄且屬事實之認定，應提出依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件等證據證明。
由判決可知，上訴人除了向智慧財產局提出舉發之外，並向民事法院主張關於專利權及專利申請權歸屬之私權爭議，再以民事法院之判決作為證據資料向智慧財產局提起舉發，已撤銷非真正專利權人或創作人所申請之專利，而真正發明人或創作人並無直接透過舉發而解決上開私權之爭議。
因此，本判決之被上訴人雖然是系爭專利之專利申請人，但究竟是否為真正的發明人，其有無冒名剽竊情形、與上訴人間有無糾紛，並非智慧財產局所得判斷，是以，本件上訴人向智慧財產局申請登記為專利權人事件，形式上對立之兩造雖為智慧財產局與上訴人，惟實質上存有權利爭議之對立兩造，乃上訴人與被上訴人，而此種私人間權利爭議事項，自屬民事糾葛，得為民事法院審理之範圍。
藉此，利害關係人主張系爭專利非真正專利申請人時，得先藉由其他法令取得之調解、仲裁或判決文件來做為舉發證據，才能在向智慧財產局提出舉發。
【裁判字號】101,民專上,2
【裁判日期】1020411
【裁判案由】專利權權利歸屬
【裁判全文】
智慧財產法院民事判決
101年度民專上字第2號
上 訴 人 美商愛康運動與健康公司(Icon Health＆Fitness)
法定代理人 Everett Smith
訴訟代理人 李世章律師（兼送達代收人）
徐念懷律師
被 上訴 人 陳顗帆
訴訟代理人 練家雄律師
複 代理 人 袁德蓓律師
楊傳鏈
上列當事人間專利權權利歸屬事件，上訴人對於中華民國100 年11月23日本院100 年度民專訴字第38號第一審判決提起上訴，本院於中華民國102 年3 月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決廢棄。
確認上訴人為專利證書號第M386915 號「多功能運動器材」新型
專利之申請權人。
第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項但書第255 條第1項第2款、第3款分別定有明文。所謂請求基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關聯，而就原請求之訴訟及證據資料，其於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同程序可加以解決，避免重複審理，俾符訴訟經濟，進而為統一解決紛爭者，即屬同一基礎事實（參照最高法院90年度臺抗字第2 號、90年度臺抗字第287 號、91年度臺抗字第552 號、91年度臺抗字第648 號民事裁判）。本件上訴人原上訴聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應將專利證書號第M386915 號「多功能運動器材」新型專利（下稱系爭專利）之專利權，轉讓予上訴人。(三)訴訟費用由被上訴人負擔。嗣於民國101 年1 月16日以民事上訴理由(一)狀變更上訴聲明為：(一)原判決廢棄。(二)確認被上訴人非專利證書號第M386915 號「多功能運動器材」新型專利之申請權人。(三)被上訴人應將系爭專利之專利權，轉讓予上訴人。(四)訴訟費用由被上訴人負擔（見本院卷第30頁）。復於101 年6 月5 日當庭撤回上訴聲明(三)，亦即變更聲明為：(一)原判決廢棄。(二)確認上訴人為專利證書號第M386915 號「多功能運動器材」新型專利之申請權人。(三)訴訟費用由被上訴人負擔（見本院卷第161 頁、第164 頁）。經核上訴人上開所為係屬請求之基礎事實同一及減縮應受判決事項之聲明者，依首揭規定，自應准許。
二、次按關於以權利為標的之物權，依權利之成立地法，民事訴訟法第15條第1 項、修正前涉外民事法律適用法第10條第2項分別定有明文。因涉外民事法律適用法未就法院之管轄予以規定，倘原告主張於我國取得權利，自應類推適用我國民事訴訟法第15條第1 項規定，由我國法院管轄。查本件上訴人係外國法人，具有涉外因素，上訴人主張被上訴人應移轉系爭專利權予上訴人，自應適用涉外民事法律適用法，以定件之管轄法院及準據法。而關於以權利為標的之物權之準據法，應適用權利之成立地法。上訴人主張其為系爭專利之創作人，系爭專利之核准與成立地均在我國。揆諸前揭說明，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。再按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係專利法所生之民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
貳、實體方面：
一、上訴人主張：
(一)上訴人於原審起訴主張：
1.上訴人為全世界最大之健身器材開發、製造及銷售商，自西元1977年起在健身產業之研發即居於領先地位。上訴人將員工即訴外人Scott Watterson 、Richard Evans 、MichaelOlson 、William Dalebout等人研發設計之「Ab Glider 」運動器材（下稱系爭運動器材），於民國98年12月21日寄發電子信函，就系爭運動器材之代工事宜，向下游代工廠即訴外人芙瑞實業股份有限公司（下稱芙瑞公司）詢價，並附上系爭運動器材之原始基本構圖供其參考，委請其以手工製造粗略樣品，以研判系爭運動器材之細部設計有無改進處。訴外人芙瑞公司於99年1 月6 日提出粗略樣品，經上訴人審視後，認為上開手工樣品太大，即於當日將系爭運動器材之基本原始構圖，連同相關規格資訊，儲存為「AB Arc」檔案，上傳至訴外人芙瑞公司之FTP 上，供其自行下載後，再依圖樣修正。上訴人復於99年1 月12日寄發電子信函予訴外人芙瑞公司，告知「AB Arc」檔案更名為「WEBE1960」，其則於99年1 月14日，依電子信函所附「AB Arc」檔案內之圖樣，完成手工樣品，並於99年1 月15日將「AB Arc」檔案內之圖樣，寄給其下游廠商即訴外人相興工業股份有限公司（下稱相興公司）予以報價。嗣訴外人相興公司於99年1 月18日回覆報價，並於99年1 月25日依上開電子信函所附「AB Arc」檔案內之圖樣，完成系爭運動器材之手工樣品。上訴人嗣於99年4 月13日上午6 時53分，以電子信件委託芙瑞公司報價及代工製造，並告知已將系爭運動器材之所有工程設計圖，上傳至FTP 網站上。訴外人芙瑞公司則於99年4 月13日下午8 時33分回覆上訴人，確定自上開FTP 網站下載取得系爭運動器材之設計圖，足見系爭運動器材之底座裝置、轉擺裝置及扶手裝置之基本主要設計，為上訴人之員工所研發，並由上訴人提供予訴外人芙瑞公司。
2.被上訴人為私立穀保高級家事商業職業學校觀光事業科（下稱穀保家商觀光科）畢業，不具系爭運動器材技術背景之人，其自96年10月19日起迄今，受雇訴外人相興公司擔任開發助理。而訴外人相興公司之負責人蔡清發於93年在中國地區
廈門成立訴外人漳州正吉塑膠五金工業有限公司（下稱正吉公司），並為經營單車、健身、按摩及保養等項目之訴外人臺灣艾國企業有限公司（下稱艾國公司）之代工廠。被上訴人於上訴人提供「AB Arc」檔案內之圖樣予芙瑞公司後，始知悉系爭運動器材之技術內容。被上訴人與訴外人相興公司關係密切，被上訴人為相興公司之利益，由訴外人艾國公司資助被上訴人，由被上訴人具名申請專利，再由訴外人艾國公司產銷，嗣被上訴人於99年4 月27日以系爭運動器材技術向智慧財產局申請專利，並取得系爭專利。又系爭專利之所有技術特徵，與上訴人之系爭運動器材內容完全相同，兩者均有圓形底座、轉擺裝置、扶手三大裝置。系爭專利之結合座相對於系爭運動器材底架之固定與轉擺，暨滑動架相對於導桿之固定與滑動之設置位置，雖與系爭運動器材不同，惟均採用「對準固定孔及將鎖栓貫穿已對準固定孔」設計概念，以相同之鎖合原理達成固定與可移動功能。上開細節之差異，被上訴人透過參考上訴人提供之設計圖樣後，即可輕易達成變更。而系爭運動器材之量產產品與樣品，不同之處僅為底座，其為節省材料改成弧形、插梢地方不同，兩者均有轉擺與扶手裝置。固鎖地方在中間，並有樞設座，暨擋止旁邊有定位座。上訴人設計之前，市場上並無類似技術特徵之裝置。
3.上訴人雖難以提出系爭專利為抄襲系爭運動器材之直接證據，惟兩者在基礎結構上完全相同、系爭運動器材之主要基礎技術內容，未見於相關消費市場上，而被上訴人為不具技術背景者，被上訴人與上訴人下游鏈廠商間具資助關係，參諸該等間接事實，即可推斷系爭專利抄襲系爭運動器材內容。系爭運動器材為上訴人之員工在職務上所完成之創作，依專利法第7 條第1 項規定，其專利權及專利申請權，應歸上訴人所有。又上訴人為系爭專利運動器材之創作人，依專利法第107 條第1 項第3 款、第5 條第2 項規定，任何人未經其同意，不得以此技術申請專利。上訴人已於2011年5 月25日向經濟部智慧財產局提起舉發，爰依民法第767 條規定，聲明求為判決：(1)被上訴人應將專利證書號第M386915 號「多
功能運動器材」新型專利之專利權，轉讓予上訴人。(2)上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
(二)原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並主張：
1.有關上訴人上訴變更訴之聲明合法部分：上訴人原主張「被上訴人應將系爭專利權轉讓予上訴人」，嗣變更訴之聲明為「確認上訴人為系爭專利之申請權人」，上開聲明均將「上訴人是否為系爭專利之創作人」及「系爭專利是否抄襲上訴人所有系爭運動器材之技術特徵」列為主要爭點，且均以「上訴人為系爭專利之創作人」及「系爭專利抄襲上訴人所有系爭運動器材之技術特徵」之證據資料，作為判斷上訴人之訴有無理由之基礎，且請求之目的最終均在取得系爭專利權，基於紛爭解決一次性之訴訟經濟要求，本件實無禁止上訴人變更訴之聲明之理。
2.有關系爭專利權歸屬之私權爭議仍須透過民事法院裁判認定
部分：
(1)依專利法第5 條第2 項、第67條第1 項第3 款及第107 條第1 項第3 款、第67條第2 項及第107 條第2 項、第67條第2項及第107 條第2 項等規定，可知我國雖採先申請主義，然為調和先申請主義所衍生出搶註之弊端，避免真正之發明人或創作人無法獲得專利制度之保護，對於非發明人或創作人之人申請專利，進而取得專利權者，真正之發明人或創作人（即利害關係人）得對之提起舉發以撤銷其專利權。復依最高行政法院91年度判字第521 號判決意旨，經濟部智慧財產局雖為專利專責機關，負責關於專利之申請及舉發等業務，然其終究非職司審判權限之機關，對於當事人間關於專利權及專利申請權歸屬之私權爭議，並無自行審查判斷之餘地。另由最高行政法院89年度判字第1752號判決意旨，可知在專利權及專利申請權歸屬爭議事件中，真正發明人或創作人等申請權人必須先取得民事法院之裁判，確定其為真正發明或新型專利之申請權人後，再以該裁判為據向經濟部智慧財產局提起舉發，以撤銷非真正發明人或創作人所申請之專利，真正發明人或創作人無從直接透過舉發程序，解決上開私權上之爭議。
(2)上訴人係請求確認系爭專利申請權、專利權之歸屬，並非訴請為移轉、撤銷或塗銷系爭專利之登記。又系爭專利之公告時間為99年8 月21日，上訴人應於101 年8 月21日之前提起舉發。上訴人雖提起本件訴訟請求確認「系爭專利申請權及專利權歸屬」之爭議，然為避免判決確定後已逾法定期間，仍於100 年5 月25日就系爭專利向經濟部智慧財產局提起舉發，舉發案號列為000000000N01。
3.有關被上訴人惡意抄襲系爭運動器材技術部分：
(1)系爭運動器材既係由訴外人Scott Watterson 、Richard Evans 、Michael Olson 、William Dalebout等職務上所完成之發明或創作，而渠等係上訴人所雇用之職員，其專利權及專利申請權，依法自應歸上訴人所有。又上訴人自98年12月21日起，開始陸續對其代工廠商提供系爭運動器材之構圖，原審亦肯認系爭運動器材之開發過程，係由上訴人將系爭運動器材之構圖傳遞至下游代工廠商訴外人芙瑞公司，再傳遞予其下游廠商訴外人相興公司，以上期間均早於系爭專利之申請日即99年4 月27日，足認上訴人為系爭運動器材之發明人。
(2)系爭運動器材之全部技術發明，早於系爭專利之申請日，且系爭運動器材與系爭專利之基礎技術特徵皆為「底座裝置」、「轉擺裝置」及「扶手裝置」所架構而成，亦即兩者在主要基礎結構完全相同。詎原審無視系爭專利與系爭運動器材在「底座裝置」、「轉擺裝置」及「扶手裝置」三個基礎裝置完全相同，且在鎖合固定及開鎖轉擺之功能上並無不同之事實，竟以「轉擺固鎖之位置」、「擋止裝置之位置」該二處細微不重要之技術內容，認定其與系爭專利間存有轉擺固鎖、擋止裝置等構造上之差異，可徵系爭運動器材與系爭專利之技術特徵不同，是原審之判斷，甚為不當。
(3)消費市場上未見與系爭運動器材主要基礎架構相同之運動器材產品，而被上訴人係不具機械工程技術背景之人，自無創作系爭專利之專業能力，復以被上訴人係上訴人下游代工廠商訴外人相興公司之受僱人。
(4)至上證3 揭示系爭運動器材係將「扶手裝置」之延伸架連接到「底座裝置」之樞接座上，並非直接連接到「底座裝置」上，然無論延伸架設置在「底座裝置」上，抑或設置在「底座裝置」之樞接座上，均無礙「扶手裝置」供使用者扶持平衡之作用。此種差異性係屬細微，並不影響系爭運動器材及系爭專利在主要基礎結構上完全相同之事實。
4.爰上訴聲明：(1)原判決廢棄。(2)確認被上訴人非專利證書號第M386915 號「多功能運動器材」新型專利之申請權人。(3)被上訴人應將專利證書號第M386915 號「多功能運動器材」新型專利之專利權，轉讓予上訴人。(4)訴訟費用由被上訴人負擔。
二、被上訴人則以：
(一)有關被上訴人不同意上訴人之訴之變更，且上訴人追加與變更之訴之聲明不合法部分：
1.依民事訴訟法第446 條第1 項、第255 條第1 項第2 款規定，所謂請求基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性。本件上訴人起訴主張「被上訴人應將系爭專利權轉讓予上訴人」，其中「轉讓」係已肯認被上訴人擁有該權利，再基於某移轉讓與之請求權主張轉讓，故主要爭點在「有無該移轉讓與之請求權」，然上訴人欲追加之訴之聲明為「確認被上訴人非系爭專利之申請權人」，其主要爭點在於「系爭專利申請權之歸屬」，足見追加之訴與原訴並不具爭點共同性，故上訴人所為訴之追加不合法。
2.上訴人於原審請求系爭專利權移轉，其請求權基礎為民法第767 條規定，該規定之構成要件，為請求權人為所有權人及無權占有或侵奪其所有物。又專利權與一般財產權均可因讓與或繼承等取得專利權，而請求民法第767 條規定之前提應為所有權人，至於取得原因應不在審理之列。然上訴人主張「前者訴之聲明之確立必須以後者訴之聲明之成立為前提」，然上訴人後者訴之聲明成立並不當然使得上訴人取得專利所有權，蓋確認上訴人為專利申請權人，與上訴人為專利所有權人係屬二事，況且請求權基礎與法規依據亦為不同，足見兩者並非同一基礎事實。
3.被上訴人於原審抗辯上訴人並未舉證何者為實際創作人且如何取得系爭專利申請權，且於100 年8 月9 日之言詞辯論程序主張，上訴人為法人，通常並非一般專利之發明人，且於100 年10月5 日之答辯狀主張上訴人並非系爭專利之發明人或創作人。然上訴人遲至第二審才變更訴之聲明且於第一審未提出變更後之聲明以及相關之攻擊防禦方法，既侵害被上訴人之審級利益又有延滯訴訟之虞，依智慧財產案件審理細則第33條規定，上訴人變更或追加訴之聲明不合法。
(二)有關上訴人應依循行政救濟途徑而非逕提起民事訴訟程序之給付之訴、確認之訴部分：
1.由智慧財產案件審理細則第29條規定之立法理由可知，上訴人藉確認之訴請求確認專利權法律關係存在與否之判決，不發生使經濟部智慧財產局撤銷專利權登記之效力，其欠缺即受確認判決之法律上利益。
2.上訴人援引最高行政法院91年度判字第521 號判決，及最高行政法院89年度判字第1752號判決，並主張經濟部智慧財產局無法自行就私權爭議為判斷。然最高行政法院91年度判字第521 號及最高行政法院89年度判字第1752號判決所涉及之爭議，均屬當事人間之僱傭關係之認定及是否另以契約約定，故最高法院所指經濟部智慧財產局無法自行判斷之私權爭議應指涉及僱傭關係或其他契約關係之認定時始屬之，是上訴人援引上揭判決主張經濟部智慧財產局無法自行判斷本案爭議，應以民事法院裁判確定之內容為據，容有誤解，上訴人仍應循行政救濟程序始為適法。
(三)有關被上訴人否認上證1 至上證8 文書之真正及證據力部分：上訴人提出上證1 至上證8 之電子郵件，皆非被上訴人所發送或接收之電子郵件，被上訴人無從判斷其真偽，其內容與附件有否經更改、變造，被上訴人亦無從得知。上訴人主張被上訴人明知上證1 至上證8 之電子郵件為真正，仍故意否認真正，顯係被上訴人欲推諉舉證責任之舉。被上訴人否認上證1 至上證8 文書之真正及證據力，上訴人欲主張圖檔之傳遞過程自應另舉證主張。
(四)有關上訴人並非系爭專利之發明人或創作人部分：
1.上訴人主張原審肯認系爭運動器材之開發過程，係由上訴人將系爭運動器材之構圖傳遞至下游代工廠商訴外人芙瑞公司，訴外人芙瑞公司再傳遞予其下游廠商訴外人相興公司。然原審並未認定該電子信函所傳遞之資料與期日為實質，而係假設性語氣，上訴人如欲為該主張應另行舉證。縱認系爭運動器材之設計圖傳遞之過程如上訴人所主張，惟上訴人仍未提出系爭運動器材係Richard Evans 、Michael Olson 、Scott Watte rson、William Dalebout所研發提出直接相關證據。又上證14不足以證明系爭運動器材係Michael Olson 所研發，更遑論證明係Richard Evans 、Scott Watterson 、William Dalebout所研發。且上訴人與渠等是否有僱傭關係存在及僱傭關係存在之期間為何，仍有疑義。另上證15僅能證明上訴人曾有發行運動器材之準備行為，難以此證明上訴人為系爭運動器材之發明人。是上訴人未能證明上訴人為系爭運動器材技術之發明人或創作人。
2.被上訴人否認上證16中路徑「emails\WEBE1960\Concept\Proto#3\COSTING1.6.10 」，檔名為「ABArc3.SLDASM」之檔案資料為上證3 。且上證16中路徑「emails\WEBE1960\Development 」，檔名為「PinAdded.SLDDRW 」之檔案資料亦不足以當作比對系爭技術特徵之基礎。又上訴人已就上證3 為比對基礎進行攻防後，因上證3 顯未具有上訴人所主張之技術特徵，遂提出和上證3 毫無關聯之上證16，且又未能證明被上訴人有何抄襲上證16之可能，上訴人顯欲混淆並拖延訴訟程序之進行。
(五)有關被上訴人未有上訴人所主張之將上訴人之技術內容申請專利之情事部分：被上訴人否認上證1 至上證8 文書之真實及證據力，並否認上訴人所主張之系爭運動器材之設計圖傳遞之過程及日期。且上訴人無法證明上證6 之附檔圖樣經訴外人芙瑞公司寄予訴外人相興公司，亦無法證明其寄送圖樣之時間點為99年1 月15日。又被上訴人僅為訴外人相興公司之僱員，並非高級主管，訴外人芙瑞公司與訴外人相興公司報價之信件往來，並非被上訴人所得接觸，縱認系爭運動器材相關設計圖曾寄送予訴外人相興公司，被上訴人亦無從知悉該設計圖之內容。且原審亦肯認上訴人所提出之證物及證人黃雅慧之陳述，均無法勾稽證明被上訴人經由輾轉取得系爭運動器材之技術內容，進而持之申請系爭專利。且系爭專利與上訴人所提之技術內容不同，上訴人主張被上訴人抄襲，實屬無稽。
(六)有關被上訴人具創作系爭專利之能力部分：被上訴人在相關運動器材製造之相興公司擔任開發助理，其可經由實務經驗，以增進自身之研發專業能力，故被上訴人是否具有研發創作系爭專利運動器材之能力，與學歷或教育程度無必然關係，此為原審所肯認。
(七)爰答辯聲明：1.上訴駁回。2.訴訟費用由上訴人負擔。
三、兩造不爭執之事實：
(一)本件訴訟標的之價額為新臺幣（下同）165 萬元（見原審卷第4 頁）。
(二)被上訴人向經濟部智慧財產局申請新型專利而取得系爭專利
（見原審卷第16頁）。
四、兩造之爭點：
(一)本件是否為私法關係上之爭議？
(二)上訴人是否為系爭運動器材技術之創作人？
(三)被上訴人是否自他人處，知悉系爭運動器材技術之內容？
(四)系爭專利之技術特徵與系爭運動器材是否相同？
(五)上訴人之聲明請求是否適當而應予准許？
五、本院判斷如下：
(一)本件為私法關係上之爭議
1.按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同（第1 項）。前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原告不能提起他訴訟者為限( 第2 項) 。前項情形，如得利用同一訴訟程序提起他訴訟者，審判長應闡明之；原告因而為訴之變更或追加時，不受第二百五十五條第一項前段規定之限制( 第3 項) ，民事訴訟法第247 條定有明文。次按專利申請權，指得依本法申請專利之權利( 第1 項) ，專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人( 第2 項) ，專利法第5 條設有規定。而專利申請權及專利權，均得讓與或繼承，同法第6 條第1 項亦有明文。又倘新型專利權人為非新型專利申請權人者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，修正前專利法第107 條第1 項第3 款及現行修正後119 條第1 項第3 款分別定有明文。綜合上開規定意旨，可知所謂「專利申請權」乃一種權利( 前揭專利法第5 條第1 項規定參照)，而此種權利可作為讓與或繼承之客體，準此以解，可進一步獲知專利申請權具有準物權之性質，乃法律創設之一種無體財產權，而因其具有財產權之性質，且可作為讓與或繼承之標的，故此種權利性質上乃屬私權。茲易生混淆者，乃論者常將專利權之授與既係源自於專利專責機關( 指經濟部智慧財產局) 之行政處分而來，是以，智慧財產局在決定受理何人申請專利，亦屬行政處分之一種，因此所生之爭議，自屬公法上之糾紛，應提起行政訴訟云云。惟查，智慧財產局受理專利之申請，至許可專利為止，乃階段性行為，而自申請案繫屬於智慧財產局後，智慧財產局准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為，惟在申請案繫屬於智慧財產局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，例如僱傭、承攬、繼承、冒名、剽竊等，此等權益糾紛之釐清，常非專利專責機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人間，非存在於私人與專利主管機關間( 例如專利專責機關撤銷專利、否准專利等，有認為係權利人與主管機關間之糾紛) ，自屬私人間之民事糾葛，殆無在私人彼此間提起行政訴訟之餘地。
2.或認為本件係專利專責機關智慧財產局不同意上訴人申請登記為專利權人，故屬於智慧財產局與上訴人間糾紛事項，為公法上爭議，應提起行政訴訟云云。惟查，本件智慧財產局所以無法同意上訴人申請登記為專利權人，係因系爭專利業
已有專利權人登記在案，並非上訴人不符其他法律規定而遭智慧財產局駁回申請（例如申請要件不備、文件不符、專利業經公開喪失新穎性等），致智慧財產局與上訴人形成對立兩造之情形。而形式上登記為專利權人之被上訴人究竟是否為真正之發明人、其有無冒名剽竊情形、與上訴人間有無糾紛，實非智慧財產局所得判斷，故智慧財產局所以未接受上訴人之申請，係因智慧財產局力有未逮緣故，並非上訴人之申請有何違背法令事由，是以，本件上訴人向智慧財產局申請登記為專利權人事件，形式上對立之兩造雖為智慧財產局與上訴人，惟實質上存有權利爭議之對立兩造，乃上訴人與被上訴人，而此種私人間權利爭議事項，自屬民事糾葛，得為民事法院審理之範圍，此參最高行政法院89年度判字第1752號、91年度判字第521 號判決意旨即明。準此，本件上訴人與被上訴人二自然人間就系爭專利此一無體財產權權利誰屬一節既有爭議，自屬民事事件，應由民事法院審理。又本件屬於智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條所定之智慧財產爭議事件，本院自有管轄權，著無庸疑，合先敘明。
(二)上訴人為系爭運動器材技術之創作人
1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第277 條定有明文。又當事人對於他造主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，準用第1 項之規定，同法第280 條第3 項設有規定。而當事人為釋明事實上之主張者，得用可使法院信其主張為真實之一切證據，同法第284 條亦規定明確。至各待證事項之事實如何，應藉由證據證明至何種強度者，依期性質不同而有不同要求，就民事爭議事件而言，必須達到「優勢證據程度」（Preponderance of Evidence ）；而有關專利有效性之判斷部分，則因涉及行政機關（智慧財產局）之專業及對其裁量餘地之尊重，舉世各國均有所謂推定專利有效（Presumed Valid）之原則，是以，倘在專利侵權民事爭議事件中，被告援引先前技術主張專利無效者，該等先前技術是否足以證明專利無效，需達到「清楚且令人信服之程度」（Clear and Convincing Evidence ），始可認定專利無效，行政機關在嗣後之舉發爭訟中，亦得以因此援引法院之見解撤銷專利，此一證據證明力之要求強度，較之民事爭議中之「優勢證據」更強；至於刑事案件中，由於涉及人身自由或生命權之剝奪，以及基於無罪推定原則，是以，欲證明被告有罪者，所提證據必須達到「超越所有合理懷疑之程度」（Beyond reasonable Doubts），使法院確信已無其他合理懷疑存在，確信被告確有所指違法行為存在之程度。由是可知，上開三種證據證明力之要求，以「超越合理懷疑之程度」為最高，「清楚且令人信服之程度」次之，而所謂「優勢證據」則再次。本件有關專利申請權人誰屬問題既屬一般民事爭議事件，就證據證明力之要求自以「優勢證據之程度」即足，換言之，兩造本件爭議中究竟何人主張可採，自以其各自所提證據何者較占優勢為斷。
2.本件上訴人主張其曾於98年12月21日寄發電子信函，就系爭運動器材之代工事宜，向下游代工廠即訴外人芙瑞公司詢價，並附上系爭運動器材之原始基本構圖供其參考（參附件二圖示2-1 ），委請其以手工製造粗略樣品，以研判系爭運動
器材之細部設計有無改進處。訴外人芙瑞公司則在99年1 月6 日提出粗略樣品（參附件二圖示2-2 、2-3 ），經上訴人審視後，認為上開手工樣品太大，即於當日將系爭運動器材之基本原始構圖，連同相關規格資訊，儲存為「AB Arc」檔案，上傳至訴外人芙瑞公司之FTP 上（參附件二圖示2-4 ），供其自行下載後再依圖樣修正；上訴人復於99年1 月12日寄發電子信函予訴外人芙瑞公司，告知「AB Arc」檔案更名為「WEBE19 60 」，其則於99年1 月14日，依電子信函所附「AB Arc」檔案內之圖樣，完成手工樣品（參附件二圖示2-5 ），並於99年1 月15日將「AB Arc」檔案內之圖樣（參附件二圖示2-6 ），寄給其下游廠商即訴外人相興公司予以報價，嗣訴外人相興公司於99年1 月18日回覆報價，並於99年1 月25日依上開電子信函所附「AB Arc」檔案內之圖樣，完成系爭運動器材之手工樣品（參附件二圖示2-7 、2-8 ），上訴人其後於99年4 月13日上午6 時53分，以電子信件委託芙瑞公司報價及代工製造，並告知已將系爭運動器材之所有工程設計圖，上傳至FTP 網站上，芙瑞公司則於99年4 月13日下午8 時33分回覆上訴人，確定自上開FTP 網站下載取得系爭運動器材之設計圖等，上開事實，業經證人即芙瑞公司員工黃雅慧於原審審理時結證無誤（參原審卷第221 頁至第223 頁），而上訴人傳送與芙瑞公司之檔案內容，即為該公司所繪製之研發設計之「Ab Glider 」運動器材圖檔（參原審卷第60頁）此復為證人所不爭執，是不論系爭運動器材
之設計圖稿究竟是否為上訴人員工即訴外人Scott Watterson 、Richard Evans 、Michael Olson 、William Dalebout等人所設計繪製，可資確定者，乃上訴人確曾傳送上開圖稿予訴外人芙瑞公司，而芙瑞公司曾再將上開圖稿傳送予訴外人相興公司（當事人關係圖請參附件一所示）。
3.按受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定，著作權法第11條第1 、2 項定有明文；又受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定，專利法第7 條第1 項亦設有規定。由上開規定可知，除非另有約定，否則雇用人享有員工所創作之著作之財產權，或受雇人職務上所為之發明、新型或設計之專利申請權及專利權。本件上訴人確曾傳送系爭運動器材設計圖予訴外人芙瑞公司，嗣後並且依該設計圖製造Ab Glider 運動器材，並製作有使用手冊（參原審原證1 原證5 ），倘上訴人未取得上開著作之著作財產權或創作權利，如何可能公然製作銷售上開器材。況依上訴人所提出之僱傭契約（參上證12）及經公證之宣誓書（參上證13）等所示，上開上訴人所列設計人員確為上訴人公司員工，且均分別簽定有保密及競業禁止契約（Confidentiality and Non-Competition Agreement ），準此，以優勢證據原則為論，堪認本件上訴人應具有系爭運動器材所衍生之智慧財產權利？本件被上訴人僅單純否認，對於有何證據足以證明上訴人並未取得上開權利一節從未提出任何證據證明，上訴人所為辯解，自非可採。
(三)被上訴人確曾自他人處，知悉系爭運動器材技術之內容
1.按向來實務在判斷有無侵害著作權之抄襲疑義時，均以下列事項為判斷依據：(1)被告有無接觸（Access）著作之事實；
(2)被控侵權物與著作間是否構成實質近似（Substantial Similarity）。本件兩造所爭執者雖為專利權之歸屬，惟其實質爭議之內容即在於被上訴人所申請之系爭專利究竟有無抄襲上訴人系爭運動器材之設計（上訴人並不否認二者間存有差異，詳後述），換言之，本件主要爭議，即在於被上訴人系爭專利之技術特徵與上訴人之設計是否構成「實質近似」，是以，為釐清此部分疑慮，仍可援引上開判斷依據作為本件論斷基礎，先予敘明。
2.承前所述，本件上訴人曾將其所設計之運動器材設計稿傳送予訴外人芙瑞公司，而芙瑞公司再將設計圖稿傳送予訴外人相興公司，相興公司並據以製作手工樣品。另據被上訴人自承其在相興公司係擔任開發助理，是倘上訴人確曾傳送圖稿予芙瑞公司，芙瑞公司再將圖稿轉送相興公司用以製作手工樣品，以被上訴人所擔任之職務，自有可能接觸上訴人所傳送之圖稿。按「接觸」事實之有無，除非當場取證，否則甚難證明，而實務上絕大部分有關接觸之事實均係事後推演，極少有當場成功取證之證據得以證明，是以，國內外司法實務上均採有無接觸之可能作為認定依據，此亦係源自於優勢證據之法理。本件被上訴人任職於訴外人相興公司，而相興公司復間接為上訴人製作系爭運動器材樣品，是就設計圖稿及樣品之傳送過程而言，被上訴人既任職於製作手工樣品之相興公司擔任開發助理職務，自有高度可能接觸設計圖稿及樣品等資料。被上訴人單純否認有接觸之事實，並主張上訴人應積極證明被上訴人有接觸之事實，顯然係認為上訴人應提出不致使人產生合理懷疑程度之證據，或至少係清楚且令人信服之程度，顯然過苛。況被上訴人對於客觀證據業已足以證明被上訴人確有接觸之「可能性」一節均無法舉證排除（例如證明並未任職於相興公司、或製作樣品期間其不在公司等），自應認為被上訴人確有「接觸」上訴人設計圖稿及樣品之可能。
3.再依證人即芙瑞公司職員丁○○於本院準備程序中結證稱：「（99年1 月時有無將與愛康公司接觸？）有，愛康公司會把他們初步的理念與設計圖稿交給我們，交給我們之後我們會與他們多次磋商，定稿之後我們自己內部會先打樣、測試，交給廠商做出模型、測試之後，我們再將測試結果告知愛康公司，沒問題的話，我們把圖檔傳給相興公司，我們有簽保密合約，相興公司會給我們報價，我們再回報給愛康公司。」、「（請審判長提示上證六的電子郵件，這個電子郵件是你寄給相興公司的嗎？）這封信是我傳的沒錯，電子郵件出去之後我還打電話跟楊小姐確認，她說她有收到了。」、「（你是否有跟相興確認楊小姐她確實可以讀取完整檔？）我有問她收到沒，是否開的起來，她說收到，沒有問題。相興公司收到模型是在作圖檔之後，所以一定是打得開才有辦法作模型。」、「（證人如何知道相興公司有把模型樣品做出來？）我會參與後續的開會，所以我有看到模型。」、「（你有仔細檢視模型？）有，我們公司高級工程師跟我都有仔細看，會當場確認優缺點，以及確定改良項目。」等語（參本院卷第261 頁至第264 頁），由是益證相興公司確曾收受上訴人交付與芙瑞公司之設計圖稿，並且依稿製作樣品供芙瑞公司審查，而被上訴人既參與相興公司開發產品，應確有接觸上訴人系爭運動器材設計圖稿及樣品之高度可能，殆無疑義。
(四)系爭專利之技術特徵與系爭運動器材實質相同
1.如前所述，本件被上訴人既有接觸上訴人系爭運動器材之設計圖稿及手工樣品可能性，需進一步申論者，即上訴人所設計之圖稿所揭露之技術內容與被上訴人系爭專利申請專利範圍技術特徵是否構成「實質近似」？經查，本件被上訴人系爭專利乃一種多功能運動器材，設有一底座裝置、一轉擺裝置及一扶手裝置，底座裝置設有一底架及一樞設座，轉擺裝置可樞轉，並與底座裝置相結合，且設有一結合座、兩導桿及一滑座，結合座可樞轉，並與樞設座相結合，兩導桿與結合座相結合而平行設置，滑座可滑動，並與兩導桿相結合，且設有一滑動架及一跪墊，扶手裝置與底座裝置相結合，且設有一延伸架及一扶手架，延伸架呈斜向而與底架相結合，並朝上延伸位於轉擺裝置之前方處，扶手架與延伸架頂端相結合，藉以提供一可靈活使用，且具扭腰拉伸效果之多功能運動器材者。系爭專利所申請之專利範圍共計有10項，其中第1 項為獨立項，第2 至9 項均為附屬項，茲依序分析說明獨立項與附屬項如後：
(1)一種多功能運動器材，其包含有一底座裝置、一轉擺裝置及一扶手裝置，其中底座裝置設有一底架及一樞設座，樞設座斜向朝上成形在底架的中段處，且樞設座於靠近頂端之前側面，凸設有一定位片；轉擺裝置可樞轉與底座裝置相結合，且設有一結合座、兩導桿及一滑座，結合座係朝下設有一可樞轉與樞設座相結合之轉動桿，且結合座在靠近頂部之前側面，係凸設有一位於定位片上方處之結合片，結合座於定位片與結合片間係設有一定位柱，兩導桿係分別為一朝上彎曲之桿體，且兩導桿中段處，分別與結合座之兩側邊相結合而平行設置，轉擺裝置於兩導桿靠近底架之一端，係朝外橫向凸設有一限位柱，且其中一導桿在靠近限位柱之外表面，貫穿設有一固定孔，滑座可滑動與兩導桿相結合，且設有一滑動架及一跪墊，滑動架於底面係橫向間隔設有與導桿相貼靠之兩滾柱，且滑動架於靠近前側之底面，朝下設有兩分別位於兩導桿外側，且分別與兩限位柱相抵靠的限位臂，滑動架於其中一限位臂上，貫穿設有一與固定孔直線相對之穿孔，且滑動架於穿孔與固定孔間設有一結合栓，跪墊固設於滑動架之頂面；暨扶手裝置與底座裝置相結合，且設有一延伸架及一扶手架，延伸架係斜向與底架相結合，而朝上延伸位於轉擺裝置之前方處，扶手架與延伸架頂端相結合。
(2)如申請專利範圍第1 項所述之多功能運動器材，其中底架有兩橫向桿及兩縱向桿相結合而組成工字形架體，樞設座係斜向設於兩縱向桿之中段處，而延伸架之底部係設有一與兩縱向桿相結合之固定架。
(3)如申請專利範圍第1 項或第2 項所述之多功能運動器材，其中底架於各橫向桿兩端之底面，設有一止滑墊。
(4)如申請專利範圍第3 項所述之多功能運動器材，其中各限位臂在異於滑動架之底端處，設有一與相對應導桿相貼靠之滾輪。
(5)如申請專利範圍第4 項所述之多功能運動器材，其中跪墊於頂面，係凹設有兩用以容設使用者雙腿之容槽。
(6)如申請專利範圍第5 項所述之多功能運動器材，其中轉擺裝置於兩導桿異於限位柱之一端處，設有一轉擺記次器。
(7)如申請專利範圍第6 項所述之多功能運動器材，其中扶手架為一略呈U 形之架體，扶手架之兩自由端與延伸架之頂端相結合，進而提供一握持之效果。
(8)如申請專利範圍第1 項所述之多功能運動器材，其中各限位臂在異於滑動架之底端處，設有一與相對應導桿相貼靠之滾輪。
(9)如申請專利範圍第1 項所述之多功能運動器材，其中跪墊於頂面，係凹設有兩用以容設使用者雙腿之容槽。
(10)如申請專利範圍第1 項所述之多功能運動器材，其中轉擺裝置於兩導桿，異於限位柱之一端處設有一轉擺記次器。
2.為利於比較上訴人所設計之系爭運動器材與被上訴人系爭專利所揭露之技術特徵，爰將被上訴人系爭專利各請求項所各自揭露之技術特徵逐項拆解其構件，經查，被上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項所揭露之技術特徵可拆解為如下所示各構件：
A.一種多功能運動器材，其係包含有一底座裝置 (10)、一轉擺裝置 (20)及一扶手裝置 (30)
B.其中：該底座裝置(10)係設有一底架(11)及一樞設座(12)，
C.該樞設座係斜向朝上成形於該底架的中段處，且
D.該樞設座於靠近頂端的前側面係凸設有一定位片(15)
E.該轉擺裝置 (20)係可樞轉地與該底座裝置 (10)相結合且設有一結合座(21)、兩導桿(22)及一滑座(23)，
F.該結合座 (21)係朝下設有一可樞轉地與該樞設座 (12)相結合的轉動桿(211)，且
G.該結合座 (21)在靠近頂部的前側面係凸設有一位於該定位片 (15)上方處的結合片 (212)，該結合座 (21)於該定位片(15)與該結合片(212)間係設有一定位柱(213)，
H.兩導桿(22)係分別為一朝上彎曲的桿體且
I.兩導桿 (22)的中段處係分別與該結合座 (21)的兩側邊相結合而平行設置，
J.該轉擺裝置(20)於兩導桿(22)靠近該底架(11)的一端係朝外橫向凸設有一限位柱(221) ，且
K.其中一導桿(22)在靠近該限位柱(221) 的外表面係貫穿設有一固定孔，
L.該滑座 (23)係可滑動地與兩導桿 (22)相結合且設有一滑動架 (24)及一跪墊 (25)，
M.該滑動架 (24)於底面係橫向間隔設有兩與導桿 (22)相貼靠的滾柱 (241)，且
N.該滑動架(24)於靠近前側的底面係朝下設有兩分別位於兩導桿(22)外側且分別與兩限位柱(221) 相抵靠的限位臂(242)，
O.該滑動架(24)於其中一限位臂(242) 上係貫穿設有一與該固定孔直線相對的穿孔(244) ，且該滑動架(24)於該穿孔(244)與該固定孔之間係設有一結合栓(245) ，
P.該跪墊(25)係固設於該滑動架(24)的頂面；以及
Q.該扶手裝置 (30)與該底座裝置 (10)相結合且設有一延伸架 (31)及一扶手架(32)，
R.該延伸架 (31)係斜向與該底架 (11)相結合而朝上延伸位於該轉擺裝置(20)的前方處，
S.該扶手架(32)與該延伸架(31)頂端相結合。
3.茲依據前揭被上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項技術特徵所解析而得之上揭要件與本件上訴人系爭Ab Glider 運動器材各項構件逐項比對，說明如下：
(1)經查，系爭專利創作之目的，在於提供一種多功能運動器材，其不僅可提供靈活之操作且可同時鍛鍊身體之多個部位，且可同時讓使用者之腰部、胸部及手部等身體各部位共同協調操作，達到運動鍛練各部位肌力及健身之實用效能，藉以提供一可靈活使用且具扭腰拉伸效果之多功能運動器材之目的 (參系爭專利說明書第3頁最後一行至第4頁第5行)；當使用者藉由本創作多功能運動器材進行運動健身時，不僅可藉由轉擺裝置對於該底座裝置與該扶手裝置產生扭轉的效果，且同時可讓該滑座可相對兩導桿產生滑動的效果，讓使用者的身體同時進行轉擺動作、腰部與胸部的扭轉與拉伸，有效提供一良好的運動健身效果，並且深具變化性及趣味性，進而提供一可靈活使用且具扭腰拉伸效果之多功能運動器材者(參說明書第5 頁倒數第5 行至第6 頁第2 行) 。換言之，系爭專利係利用轉擺裝置對應該底座裝置與該扶手裝置而使使用者之身體在進行轉擺動作同時可使腰部與胸部產生扭轉與拉伸效果。茲比較兩者，被上訴人系爭專利之底座裝置(10) 、一轉擺裝置(20)及一扶手裝置(30)等技術特徵皆可見於Ab Glider 運動器材之底座裝置(10)、轉擺裝置(20)及扶手裝置(30)，兩者均可使使用者之身體在進行轉擺動作時，腰部與胸部同時為扭轉與拉伸（參附件二圖式1-1 、1-2 、1-3 所示）。
(2)茲比較上訴人系爭Ab Glider 運動器材與被上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項，兩者主要差異點在於被上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項之D 要件「樞設座於靠近頂端的前側面係凸設有一定位片(15)」以及G 要件「結合座(21)在靠近頂部的前側面係凸設有一位於該定位片(15)上方處的結合片(212)，該結合座於該定位片與該結合片間係設有一定位柱(213)」等技術特徵未見於上訴人系爭Ab Glider 運動器材（上訴人系爭Ab Glider 結構圖式參附件二圖示3-1 、3-2所示）。經查，被上訴人系爭專利之定位片(15)、結合片(212) 及定位柱(213) 其功能係用於將插設於該定位片(15)與該結合片(212) 之間之定位柱(213) 拔開，即可讓該結合座(21) 的轉動桿(211) 可相對該樞設座(12)產生轉動，使該轉擺裝置(20)可相對底座裝置(10)及該扶手裝置(30) 產 生轉動( 參說明書第8 頁第5 行至第8 行) ，使用者可同時將該定位柱(213) 與該結合栓(245) 拔開，即可同時讓該轉擺裝置(20)可相對該底座裝置(10)與該扶手裝置(30)轉動，且可讓該滑座(23)可相對兩導桿(22)滑動，進而同時對於使用者的雙手及胸部產生如第八及十圖所示的扭轉、擠壓與拉伸的運動效果( 說明書第8 頁第16行至第21行) 。換言之，上訴人系爭Ab Glider 運動器材對應於被上訴人系爭專利所欠缺之技術特徵為定位片(15)、結合片(212) 及定位柱(2 13)等，而上開定位片、結合片及定位柱等之功能係為使使用者在不使用轉擺裝置(20)時之鎖合固定結構，對於系爭專利創作之目的即透過轉擺裝置(20)相對底座裝置(10)及扶手裝置(30) 產生轉擺動作、腰部與胸部的扭轉與拉伸功效並無影響。
(3)就所屬運動器材技術領域中具有通常知識者而言，系爭專利之D 要件「樞設座於靠近頂端的前側面係凸設有一定位片(15)」及G 要件「結合座(21)在靠近頂部的前側面係凸設有一位於該定位片(15)上方處的結合片(212) ，該結合座於該定位片與該結合片間係設有一定位柱(213) 」等技術特徵( 即上訴人系爭運動器材所欠缺之要件) 其功能係作為鎖固之用（依說明書記載亦無其他作用）；反觀上訴人系爭Ab Glider 運動器材滑動架(24)於穿孔(244) 與固定孔之間係設有一結合栓(245) ，使滑座相對於導桿產生鎖固( 說明書第8 頁第14行) ，由是可知，上訴人之Ab Glider 運動器材已揭露利用結合栓做為鎖固之技術手段，就所屬運動器材技術領域中具有通常知識者而言，將Ab Glider 運動器材已揭露之利用結合栓鎖固技術手段，使滑座相對於導桿產生鎖固之功能，置換為定位片(15)、結合片(212) 及定位柱(213) 使轉擺裝置(20)達到鎖合固定功能，係屬顯能輕易完成之技術。(4)被上訴人雖辯稱Ab Glider 運動器材滑動架底端有限位臂及結合栓，但並沒有明確顯示結合栓同時穿過導桿穿孔與限位臂云云( 參被上訴人101 年10月16日民事答辯(五)狀第8 頁表格最後一列) 。惟查，上訴人之Ab Glider 運動器材雖未見有明確之導桿(22)設有固定孔結構，然結合栓之功能既係用於將兩構件固定避免移動，就所屬技術領域者具有通常知識者而言，由上訴人之Ab Glider 運動器材所附圖式（參上訴理由八狀第6 頁）亦可知結合栓係為固定限位臂及導桿，是以導桿必定有固定孔係供結合栓穿設，被上訴人上開所述僅屬臆測之詞，並無理由。被上訴人又稱上訴人之Ab Glider運動器材延伸架並非斜向與底架相結合，與系爭專利不同云云(101年10月16日民事答辯(五)狀第9 頁表格最後一列) 。然查，上訴人系爭Ab Glider 運動器材延伸架係透過樞接座與底座結合，而延伸架係為將扶手裝置固定，是以就所屬技術領域者具有通常知識者而言，將延伸架透過樞接座與底座結合，改變延伸架結合位置而與底座結合，乃係顯能輕易完成之事，被上訴人上開辯詞亦無理由。
4.有關上訴人系爭Ab Glider 運動器材與被上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項比對結果，已說明如上，茲再就上訴人系爭Ab Glider 運動器材與被上訴人系爭專利申請專利範圍第2 項比對結果說明如下：按被上訴人系爭專利申請專利範圍第2 項係依附於第1 項之附屬項，除包含第1 項所有技術特徵外，進一步界定其底架(11 )係由兩橫向桿及兩分別與兩橫向桿相結合且間隔設置的縱向桿所組成之工字形架體及樞設座(12)、固定架(311)等技術特徵。反觀上訴人系爭Ab Glider 運動器材，其已揭露底架(11)、樞設座(12)、固定架(311) 等技術特徵，雖AbGlider運動器材底架(11)為圓環形，而系爭專利底架(11)為工字形（或H 形）架體，然其差異僅為外觀形式上之差異（將圓環形截掉兩段即會成為工字形（或H 形）），兩者應為實質相同。此外，上訴人系爭Ab Glider 運動器材之延伸架係與樞接座結合，與系爭專利之延伸架(31)之底部係與兩縱向桿(14)相結合，結構上雖略有差異，然系爭專利延伸架與縱向桿結合係為將扶手架(32)固定，提供一握持效果，而AbGlider運動器材將延伸架與樞接座結合，與系爭專利相同為
提供固定及握持效果，就所屬技術領域中具有通常知識者而言，將延伸架改變結合位置屬顯能輕易完成，換言之，被上訴人系爭專利申請專利範圍第2 項，亦顯與上訴人系爭Ab Glider 運動器材構成實質相同。
5.茲再就上訴人系爭Ab Glider運動器材與被上訴人系爭專利申請專利範圍第3項之比對結果分析說明如下：經查，被上訴人系爭專利申請專利範圍第3 項係依附於第1項或第2 項之附屬項，除包含第1 項、第2 項之技術特徵外，進一步界定其底架(11)於各橫向桿兩端的底面係個設有一止滑墊(131) 此一技術特徵，惟查，上訴人系爭Ab Glider運動器材亦已揭露止滑墊(131) 技術特徵，故就此部分而言，被上訴人系爭專利申請專利範圍第3 項所進一步界定之技術特徵與Ab Glider 運動器材兩者為實質相同。
6.再就上訴人系爭Ab Glider 運動器材與被上訴人系爭專利申請專利範圍第4 項比對分析說明如下：
按被上訴人系爭專利申請專利範圍第4 項係依附於第3 項之附屬項，除包含第3 項所有技術特徵外，進一步界定其限位臂(242) 在異於滑動架的底端處係設有一與相對應導桿(22)相貼靠的滾輪(243) 技術特徵。經查，上訴人系爭Ab Glider 運動器材已揭露限位臂(242) 在異於滑動架的底端處係設有一與相對應導桿(22)相貼靠的滾輪(243) 技術特徵，兩者相較，被上訴人系爭專利申請專利範圍第4 項所進一步界定之技術特徵，與上訴人系爭Ab Glider 運動器材兩者應為實質相同。
7.再就上訴人系爭Ab Glider 運動器材與被上訴人系爭專利申請專利範圍第5 項比對部分分析說明如下：查被上訴人系爭專利申請專利範圍第5 項係依附於第4 項之附屬項，除包含第4 項所有技術特徵外，進一步界定其跪墊於頂面係凹設有兩用以容設使用者雙腿的容槽(251) 之技術特徵。經查，上訴人系爭Ab Glider 運動器材亦已揭露跪墊於頂面係凹設有兩用以容設使用者雙腿之容槽(251) 技術特徵，就此部分而言，被上訴人系爭專利申請專利範圍第5 項所進一步界定之技術特徵與上訴人Ab Glider 運動器材兩者為實質相同。
8.另就上訴人系爭Ab Glider 運動器材與被上訴人系爭專利申請專利範圍第6 項比對分析說明如下：
按被上訴人系爭專利申請專利範圍第6 項係依附於第5 項之附屬項，除包含第5 項所有技術特徵外，進一步界定其轉擺裝置(20)於兩導桿(22)異於限位柱(221) 的一端處係設有一轉擺記次器(26)技術特徵。經查，上訴人系爭Ab Glider 運
動器材亦已揭露轉擺裝置(20)於兩導桿(22)異於限位柱(221) 的一端處係設有一轉擺記次器技術特徵，可知被上訴人系爭專利申請專利範圍第6 項所進一步界定之技術特徵與上訴人系爭Ab Glider 運動器材兩者為實質相同。被上訴人雖辯稱上訴人系爭Ab Glider 運動器材上並無轉擺記次器(26)云云，然依2010年1 月25日相興公司按照上訴人2010年1 月6日電子信件中AB Arc檔案之圖樣所完成之「Ab Glider 」運動器材手工樣品( 參上證8)，該樣品即可見轉擺記次器，足見相興公司在被上訴人系爭專利申請前所完成之樣品，即有轉擺計次器此一設置，況轉擺記次器本為一習知技術，就所屬技術領域中具有通常知識者而言，在Ab Glider 類之轉擺運動器材上安裝轉擺計次器並非難於思及之事，是被上訴人
上開抗辯亦屬無稽。
9.再就上訴人系爭Ab Glider 運動器材與被上訴人系爭專利申請專利範圍第7 項比對分析說明如下：查被上訴人系爭專利申請專利範圍第7 項係依附於第6 項之附屬項，除包含第6 項所有技術特徵外，進一步界定其扶手架(32)係為一略呈U 形的架體，該扶手架(32)的兩自由端係與該延伸架(31)的頂端相結合技術特徵。經查，上訴人系爭Ab Glider 運動器材亦已揭露扶手架(32)係為一略呈U 形之架體，且該扶手架(32)之兩自由端係與該延伸架(31) 之 頂端相結合技術特徵，就此部分而言，系爭專利申請專利範圍第7 項所進一步界定之技術特徵與Ab Glider 運動器材兩者為實質相同。
10.次就上訴人系爭Ab Glider 運動器材與被上訴人系爭專利申請專利範圍第8 項比對分析說明如下：
系爭專利申請專利範圍第8 項係依附於第1 項之附屬項，除包含第1 項所有技術特徵外，進一步界定其限位臂(242) 在異於滑動架的底端處係設有一與相對應導桿(22)相貼靠的滾輪(243) 技術特徵，經查Ab Glider 運動器材已揭露限位臂(242)在異於滑動架之底端處係設有一與相對應導桿 (22)相貼靠之滾輪 (243)技術特徵，兩者相較，被上訴人系爭專利申請專利範圍第8 項所進一步界定之技術特徵與上訴人系爭Ab Glider運動器材兩者應屬實質相同。11.再就上訴人系爭Ab Glider 運動器材與被上訴人系爭專利申請專利範圍第9 項比對分析說明如下：
查被上訴人系爭專利申請專利範圍第9 項乃依附於第1 項之附屬項，除包含第1 項所有技術特徵外，進一步界定其跪墊於頂面係凹設有兩用以容設使用者雙腿的容槽(251) 技術特徵。經查，上訴人系爭Ab Glider 運動器材已揭露跪墊於頂面係凹設有兩用以容設使用者雙腿之容槽(251) 技術特徵，以此而言，系爭專利申請專利範圍第9 項所進一步界定之技術特徵，與上訴人系爭Ab Glider 運動器材兩者應為實質相同。
12.末就上訴人系爭Ab Glider 運動器材與被上訴人系爭專利申請專利範圍第10項比對分析說明如下：按被上訴人系爭專利申請專利範圍第10項係依附於第1 項之附屬項，除包含第1 項所有技術特徵外，進一步界定其轉擺裝置(20)於兩導桿(22)異於限位柱(221) 的一端處係設有一轉擺記次器(26)技術特徵。經查，上訴人系爭Ab Glider 運動器材業已揭露轉擺裝置(20)於兩導桿(22)異於限位柱(221) 之一端處係設有一轉擺記次器技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第10項所進一步界定之技術特徵，與上訴人系爭AbGlider運動器材兩者為實質相同。
(五)承前所述，本件被上訴人系爭專利各請求項與上訴人系爭AbGlider運動器材相較，其中縱使有若干微小差異，惟上開差異仍為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕意思及，而就整體而言（乃指全要件原則之比較之下），被上訴人系爭專利所有技術特徵與上訴人系爭Ab Glider 運動器材所揭露之技術特徵相較，兩者實已構成實質近似（借用著作權用語）或實質相同，以上訴人系爭Ab Glider 運動器材之設計早於被上訴人系爭專利申請前，且被上訴人所任職之相興公司早在被上訴人系爭專利申請前即曾間接為上訴人製作樣品，且該樣品亦已揭露被上訴人系爭專利所有技術特徵，若在專利有效性之舉發程序，被上訴人系爭專利應已構成不具新穎性事由（一對一比對）或不具進步性事由（上訴人系爭Ab Glider 運動器材與習知技術之組合）。是本院審酌被上訴人既有接觸上訴人系爭Ab Glider 運動器材設計之高度可能性，而其所申請之系爭專利技術特徵復與上訴人所設計之Ab Glider 運動器材構成實質近似，自堪認被上訴人並非系爭專利之創作人，實際創作人應為上訴人。
(六)按本件被上訴人係私立穀保家商觀光科畢業，並不具機械物理技術背景，且其訴訟代理人於本院審理時亦自承本件被上訴人迄今僅有此一唯一之專利，從未曾有任何發明或其他創作之記錄（參本院卷第260 頁），且表示系爭專利之創作過程沒有圖面（本院卷第261 頁），其所謂之設計圖，僅有創作草圖一張（參被上證1 ，本院卷第189 頁），姑不論被上訴人所繪製之草圖顯示之結構與系爭專利說明書中所附圖式差異過大，即以該草圖顯示之內容以觀，僅有一張草圖，缺乏細部結構，如何得以實施系爭專利各請求項所揭露之技術特徵，實大有疑問。此參酌證人即芙瑞公司設計師丁○○於本院審理時結證稱：「（如果給你被上證1 的圖（提示被上證1） ，你有無辦法寫出他的專利？）沒辦法，因為有很多結構都會造成機械的擺動，只有手繪圖不曉得如何作動的。」、「（證人之前有無幫別人申請過專利？）在芙瑞公司的時候有申請過很多。」等語，即知單純手繪單張圖稿，未有各連結機構及作動之細部設計圖，根本無法作出成品，遑論得以進一步描述其技術特徵而就各技術特徵列項申請專利。而依證人丁○○所述，其在設計系爭運動器材圖稿時，係以SOLID WORK軟體繪製3D圖檔，只要拿到上開圖檔生產產品不會有問題，因此在給3D圖檔時廠商必須簽保密契約，而本件上訴人將設計理念及設計圖稿交給芙瑞公司後，芙瑞公司必須多次與上訴人磋商後，再由芙瑞公司打樣、測試，交給廠商（下游廠商之意）做出模型，測試之後再將測試結果告知上訴人，若沒問題，則會將圖檔傳給相興公司，雙方簽有保密契約，相興公司提出報價後，芙瑞公司再轉知上訴人（參本院卷第261 頁、第263 頁），由是可知，欲製作出一份可行之設計圖稿，必須具備相當之設計能力，且各項細節均需多次調整。然本件被上訴人在缺乏學歷背景、從未有任何類似發明或創作，僅以一張粗略之草圖，即可以衍生創作一專利，而該專利中所繪製之圖式甚至較該草圖更為精細，其究竟如何創作，從未見被上訴人說明。而本院欲釐清被上訴人竟如何創作本件專利，如何設計、透過何種程式繪圖等疑義，多次告知被上訴人訴訟代理人轉知被上訴人必須親自到場，或於開庭通知上註明務必親自到庭（參本院卷第252 頁、第282 頁、第283 頁、第284 頁、第285 頁、第286 頁），惟被上訴人無正當理由均不到場，可知被上訴人對於如何創作系爭專利一節，除單純否認上訴人之主張外，從未積極說明，亦迴避與證人丁○○之對質，此與一般專利權人勇於蒞庭說明設計過程，並接受他人對設計能力、創作過程、甚或專利之有效性等質疑者，迴不相同。基於上開事由（被上訴人接觸上訴人設計之高度可能性、系爭專利技術特徵與上訴人所提出之設計圖稿實質近似、被上訴人缺乏設計之學經歷以及訴訟中百般迴避對質挑戰等），益證本件被上訴人並非系爭專利之創作人，而系爭專利所以完成，實係抄襲上訴人之設計，並據而搶先申請專利而得。
六、綜上所述，本件被上訴人所以「創作」系爭專利，並據以向智慧財產局申請取得專利權，實係因接觸並抄襲上訴人之設計而來，換言之，被上訴人並非實際創作人，上訴人始為系爭專利之創作人。而所謂專利申請權，指得依本法申請專利之權利( 第1 項) ，專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人( 第2 項) ，專利法第5 條設有規定。又倘新型專利權人為非新型專利申請權人者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，修正前專利法第107 條第1 項第3 款及現行修正後119 條第1 項第3 款分別定有明文。是依上開規定，本件被上訴人既非實際創作人，即非專利申請權人，本件上訴人身為系爭專利之實際創作人，自為系爭專利之申請權人，是其訴請確認其為系爭專利之申請權人，當屬有據，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，固非無見，惟原審將兩造自然人之間有關確認私權誰屬之爭議，誤認為係公法事件，自非允洽。又原審未就兩造間往來過程，被上訴人有無可能接觸上訴人所設計之資料，以及被上訴人在其所任職之相興公司間接為上訴人做出樣品後，始以技術特徵實質相同之系爭專利向智慧財產局申請取得專利權，究竟何人為創作人一節細予研求，自有未當。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，即屬有據，應予准許。又本件上訴人提起本件上訴後，於101 年6 月5 日當庭撤回上訴聲明(三)，亦即變更聲明為：(一)原判決廢棄。(二)確認上訴人為專利證書號第M386915 號「多功能運動器材」新型專利之申請權人。(三)訴訟費用由被上訴人負擔（見本院卷第161 頁、第164 頁）。而本院經審理後，業已確認上訴人為系爭專利之創作人，是本件爰准許上訴人所請，僅確認其為系爭專利之申請權人，併予敘明。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 4 月 11 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 蔡惠如
法 官 陳容正
以上正本係照原本作成。
