美國第二巡迴上訴法院於星巴克商標淡化案中引用國際商標協會之論點
2010/02/23 國際總部位於紐約的第二巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Second Circuit）在2009年12月3日對於星巴克公司控告沃爾夫區咖啡公司商標淡化一案(Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc.)作出了完全根據2006商標淡化修正法案所規範的裁決。而國際商標協會(INTA)亦於2008年9月對於此案提交了一份法庭顧問狀（amicus curiae briefs）。
針對此案，地方法院之原裁決乃是引用數個(根據紐約商標法及前版聯邦商標淡化法之)前案判決中使用之“高度近似”判定標準認定被告使用於咖啡產品之“MR. CHARBUCKS”商標與原告之著名“STARBUCKS”商標未達高度近似。此外，地方法院之原裁決亦確認，雖然被告有意產生其商標與原告著名商標之關聯性，唯由於被告之相關意向並非基於惡意，故此案之商標淡化並不成立。
國際商標協會在其對於此案提交之法庭顧問狀中指出，下級法院之原裁決犯了未考量新版商標淡化修正法案內容的錯誤。該修正法案規定法院在判斷商標淡化時，應考慮之“商標近似程度”及“產生與著名商標關聯性之意向”等6項不排他因素。故原裁決所使用之“高度近似”及“基於惡意”標準並不符合國會所訂定的前述6項不排他判定因素。
上訴法院於裁決中表示同意國際商標協會的前述2點意見。首先，法院認為原裁決使用之“高度近似”判定標準並不正確，因為新版商標淡化修正法案之內容僅規範法院考量“商標近似程度”，而非“高度近似”。且上訴法院亦提出，儘管2商標未達“高度近似”，仍可在具備其他因素的情況下構成商標淡化。
此外，法院亦認為原裁決使用之“基於惡意”判定標準並不正確，因為新版商標淡化修正法案之內容，僅規範法院考量“產生與著名商標關聯性之意向”，而非“基於惡意”。故此案中之此項因素應對星巴克公司有利。
上訴法院之此裁決，為新版商標淡化修正法案條文的引用設定了正確準則，亦提供了其他法庭（包括正在審理類似案件Abercrombie＆Fitch的第九巡迴上訴法院）在裁決商標淡化案件時的有利法規引用判例。
取材自INTA
江大寧律師 編譯
