轉趨嚴苛中的美國專利要件審理標準?
2010/08/06 國際KSR V. TELEFLEX 案
KSR V. TELEFLEX 案是美國聯邦最高法院（SC）自1966年以來所受理的第一件有關「非顯著性（Non-Obviousness）」的專利案件，同時，其對於襲用已久的非顯著性專利要件判斷標準有了迥異的見解，其不僅被評為美國聯邦最高法院年度十大案件而倍受囑目，在美國聯邦最高法院於2007年4月30日作出終審判決後，對於今後的美國專利要件審理標準，亦即，對相關的專利申請案以及已獲准專利權的侵權維護，更產生了重大的影響。
美國專利的「非顯著性」
美國專利法第103條有關於「非顯著性（Non-Obviousness）」（或譯為非顯而易見、非顯而易知）的規定，簡單的說，就是一件發明要成為合法專利，其技術內容與其申請前已知的技術相較之下，就熟習該技藝人士（persons skill in the art）而言，必須「不是輕易就能知道或完成的」，也就是說，要有創意（creativity）。反之，一件發明的技術內容若是經判定能「輕易的」完成或知道，就無法獲准專利，或使其專利權失效。此一規定與其他國家或地區如歐洲專利的「進步性」（Inventive Step）、中國專利的「創造性」（Inventiveness）、台灣專利法第22條第四項的「非能輕易完成」，在世界貿易組織的TRIPS均指其為「同義詞」，亦即用語不同，但性質相同的專利要件規定。
由於專利案件均與「技術內容」有關，技術本身無法加以量化，難以對其進行明確刻度化，同時，「顯而易見」、「顯而易知」、「輕易」都是形容詞，何種狀況下是「顯而易知」、「非顯而易知」或「輕易」、「非輕易」，並沒有一明確的量化刻度標準可供參考。因此，判斷上往往涉及審理人員的「心證」，使審查人員或法官有相當大的自由裁量權，說此類規定是專利法中最重要及最具影響力的霸王條款，並不為過。
美國專利「非顯著性」審理標準的沿革
自1952年美國專利法將「非顯著性」條文法制化後，其專利法103條a款的規定內容於1966年的Graham案最高法院歸納出幾個主要因素，供作為「非顯著性」的判斷標準，包括：
一、確認先前技術的範圍與內容。
二、先前技術與申請專利範圍之間的差異。
三、評估熟習該技術領域人員的技藝。
如果就此仍無法作出判斷，則可進行輔助考慮（secondary consideration），此類輔助因素包括如商業上的成功、長期需求、他人的失敗、產生預想不到的效果等。
由於上述基準仍難以有效降低審理時的主觀判斷隨意性，美國聯邦上訴巡迴法院（CAFC）於1982年進一步對前述的四項審查標準作出非常著名的TSM判斷標準。二十幾年來，TSM審理標準一直由美國專利局及法院視為最重要的判斷準則，但在KSR案中，卻受到震撼性的挑戰。
所謂TSM判斷標準指的是Teaching、Suggestion、Motivation（TSM），即教導、建議（或譯為啟示）及動機。美國聯邦上訴巡迴法院此一判例旨意在於，根據多份先技術所揭示內容的教導及建議，使熟習該領域的技術人員有動機將其結合所得的新技術，該新技術可判定為具有「顯著性」，所提出或已核准的申請專利範圍，應為不予專利或撤銷。
多年來，美國聯邦上訴巡迴法院在大量案例中運用了TSM原則，實務上，法院或主管機關審查人員均會嚴格要求「必須在清楚明白的事實證據」下證明熟習該領域技藝人士在已知先前技術取得明顯教導及建議，並據以產生結合的動機，否則即非屬「顯著性」。同時，經由此一標準阻擋了「點破不值錢」的大量「事後諸葛」的論點。即因如此，TSM判斷標準多年來使審理人員及爭議者難以依法取得清楚明白事實證據運作方式下，使得獲准專利的門檻降低，但專利權的撤銷亦相對艱難。
KSR V. TELEFLEX 案的影響
美國聯邦最高法院在KSR V. TELEFLEX 案中的判決中有幾點重要的觀點，包括：判斷先前技術能否結合，在發明完成時，該領域已知的需要及問題均能提供結合的理由，而非僅有發明人所提出的問題才能被考慮結合的動機、熟習該技藝人士應視為具有相當創造力而非機械人、TSM標準為判斷發明的方法之一，而不是一定要適用的硬性規定等。
這些觀點使得原本緊守在繫爭案件解決問題本身被擴張到「該領域已知的需要及問題」、熟習該技藝人士並被擴大到「具有創造力」、且視案情之不同，非僅適用TSM判斷標準。此一判決等同使提出事實證據的困難度降低、對於「顯著性」的認定亦更為輕便靈巧。
TELEFLEX公司此件美國第6237565號專利，申請前之先前技術包括美國第5010782號、5460061號及第5063811號等專利，其明顯屬於改良型專利，組合了調節式油門踏板及位置傳感裝置。在被審定為具有「顯著性」後，其所訴專利範圍判定無效，而控訴KSR公司侵權亦不成立。
在此案之前所提出或所核准的專利案中，屬於改良型、組合式技術內容者不在少數，而且就某些行業而言，其技術到達一定程度後，僅能一步一步艱辛的作改良創新，鮮少能一舉突破既往窠臼。美國聯邦最高法院此一判決將使得獲准專利的門檻提高、已核准專利無論在爭議或侵權訴訟被判定無效的機率亦將增加，發明申請案不易獲准，專利權的維繫更艱難，此一判決有可能對發明人及專利權人埋下不安的種子。
更有甚者，開發中國家專利主管機關若援用此一判決之觀點，則先進國家依其發展經驗模式在開發中國家所提出的某些企圖分享開發中國家經濟發展過程大餅的卡位式專利，此一判決標準亦可能成為一有用的阻擋利器。
結語
雖然提高專利「非顯著性」審理標準具有汰除技術高度有所不足專利的優點，但在其審理過程中，判斷標的申請案或專利案技術內容，是否能由多數先前技術輕易的結合，仍涉及主觀的心證問題，但此種非絕對客觀的判斷方式，卻會對關係人的權益產生重大影響。KSR V. TELEFLEX 案的判決中，美國聯邦最高法院雖對TSM標準加以批判卻仍肯定其功能，並要求遵守Graham案長期以來的各項「非顯著性」判斷標準。因此，KSR V. TELEFLEX 案是否產生必須加以嚴格遵守的、新的審理標準，仍有待後續觀察。
但企圖經由KSR V. TELEFLEX 案提高「非顯著性」審理標準的同時，在「閃現的天才」（Flash of Genius）一案的情節，似乎值得深思。當被告福特汽車請來電子學教授來證明原告Kearns 博士並未發明電晶體、電容及可變電阻這些已知技術產品，而只是將這些已知技術元件加以結合成其間歇式雨刷控制裝置的時候，Kearns 博士對此一「專家證詞」的反擊是，拿出名作家狄更斯的「雙城記」，並從此書的第一個單字開始逐一詢問該單字是否為狄更斯所創造，專家證人的答案當然是否定的；然後Kearns 博士再詢問該專家證人經由這些已知字詞的結合，狄更斯的「雙城記」是否為一經典創作，該專家證人無言以對，同時，陪審團的成員更為之騷動，勝負立判。專利案十之八九均為已知技術的組合， 「非顯著性」、「進步性」、「創造性」的審理鬆緊標準，似乎仍在審理人員的一念之間。
（副總經理 簡秋欽 編撰）
