經通國際智慧產權事務所

以電腦作為實施工具的發明

2008年10月9日
英國上訴法院判決—SYMBIAN公司案

於2008年10月8日，英國上訴法院針對一由Symbian公司所擁有的電腦程式專利申請案作出相關的可專利性判決。該判決清楚指示，為使歐洲專利局（EPO）判決與稍早前的英國上訴法院判決趨於一致，英國法院認為相關英國法規應進一步加以詮釋。

重要的是，該判決似乎推翻了英國智慧財產局（UKIPO）目前主要不予專利事項所採行的審查基準，並闡釋了對於電腦技藝具有技術上貢獻，以電腦作為實施工具的電腦程式發明，應給予專利保護，包括可解決存在於通用功能電腦本身內部技術問題而具有技術貢獻的發明案。

背景
無論英國或歐洲專利法早期均認為此類電腦程式不具有專利性，但在1986年由歐洲專利局上訴委員會對於Vicom案所作出的判決中，卻建構出一基準，即，若一此類發明案具有「技術貢獻」（technical contribution）時，有可能獲得專利。英國隨後依循歐洲專利局該判決之意旨，但自此在案例上，對於「技術貢獻」之意義及重要性的詮釋上卻背道而馳。導致電腦應用軟體發明案經由歐洲專利局比英國智慧財產局更易於取得專利，Symbian案即為一顯例，其同一發明專利申請案，為歐洲專利局所核准，卻為英國智慧財產局所核駁。

判決
由於確認Symbian專利為一與DLL程式檔案連結執行程式軟體的改良方法，上訴法院現已放寬英國的軟體專利要件。特別的是，法院看起來是在保持英國智慧財產局所採用的嚴格基準下，使英國申請案的審查與歐洲專利局更為一致。
英國智慧財產局現仍採行電腦程式不具專利性的觀點，除非其在「電腦外部」（outside the computer）作出貢獻。為尋求建立應用在可專利性的基本原則，上訴法院基準現回轉至歐洲專利局對於Vicom案及兩個IBM案之判決以及其本身早先對於Merrill Lynch及Gale申請案之判決。迥異於英國智慧財產局現行基準，法院所得出的結論為，發明可專利性的問題應由以下原則加以決定：
「經由取得申請案是否顯現『技術貢獻』的答案，且需注意到『一申請案之技術創新，無論其是在電腦內部或外部，均能充分符合專利性要件』」。

法院判決旨趣
法院更進一步給予如下旨意：

1. 若單純只是使用於通用功能電腦的軟體將不予專利，但一以電腦作為實施工具的軟體發明具有技術貢獻則有可專利性。
2. 「技術貢獻」的意義可由Vicom案、IBM案Merrill Lynch案及Gale案導覽取得。依法院指示，可加快其操作速度及可靠性等電腦功能上之改良即屬於一種技術貢獻；特別是一程式設計能使其作用於其他程式較先前技術之操作程式更為快速，則其具有專利性。
3. 修正的英國申請法規實務將使具有技術貢獻的軟體專利，即使其僅運用於電腦內部，亦具有專利性。
4. 法院亟欲提醒盲目追隨特定階段基準所可能導致的風險，如於Aerotel案所建立的四階段測試基準。Aerotel案的四階段測試基準用以先行辨識發明所作出的貢獻是否落入不予專利事項，在個別決定其貢獻是否為運用自然法則的技術。
5. 法院所得到的結論為，至少在原則上，前測試階段可併合成直搗可專利性核心的單一階段，如判斷發明的貢獻是否為運用自然法則的技術。真正必須加以決定的議題則變成該發明對於電腦技藝是否作出技術貢獻。

建議
此一判決對於尋求保護軟體相關發明者有何意義？

英國法院對於可專利性所釋出的有利觀點絕對是項好消息，特別是以電腦作為實施工具的發明，有利於其對電腦作用改良之爭論，如可加快改善操作速度及可靠性等電腦功能。無論經由英國智慧財產局或歐洲專利局，此類發明現在擁有由英國上訴法院確認取得專利之較佳機會。

英國智慧財產局對於Symbian案判決的實務上反應如何為業界所急切等待。英國智慧財產局如何解譯法院用語及其適用範圍，以及如何改變其現行軟體可專利性審查實務，亦倍受囑目。

取材自 Reddie & Grose, United Kingdom
專利部 蔡孟儒 編譯