經通國際智慧產權事務所

 簡介
情景
您的商標已在本國(美國以外)成為著名商標，但是 您尚未在美國以該商標從事商業活動。一美國公司使用一本質上相同之商標於相同之商品或服務上，故 您欲採取行動保護在美國的商標權利。

問題
您如何在未於美國實際使用商標的情形下保護您的著名非美國商標?

簡短答案
由於目前在美國的聯邦法庭與州立法庭間存在對於此問題看法的分歧，故此問題並無單純統一的答案。一部份的法庭承認外國著名商標的權利，而一部份的法庭則不承認(且因其他法庭尚未對此類案例做出判決，故造成更高的不確定性)。

儘管如此，一非美國商標的所有(法)人，仍可採取下列幾個步驟以增進其商標在美國的名聲與公開使用，並藉以提高美國法庭賦予其對於美國企業體使用一近似商標時，所能宣稱之權利保護的可能性。這些步驟包括廣泛地於美國廣告該商標、向不位在美國的美國顧客銷售該產品或服務、根據美國商標法Lanham Act Section 44(e)以非美國註冊商標為依據，註冊該商標於美國，以及(如涉及訴訟時)進行一可靠的科學化調查，以確認美國的相關消費者中，有高比例的消費者熟識該商標。

 法律背景
地域原理
一般來說，美國及其他國家的商標法皆基於屬地主義，即商標權利僅存在於註冊國家(或區域，如歐盟商標)。是故，在美國以外的商標使用一般並不提供商標權(法)人在美國的權利。例如E.g., Person’s Co. v. Christman, 900 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1990) (儘管一美國人於其拜訪日本後抄襲指定商品為衣服的PERSON’S日本商標，但是商標權(法)人無法禁止一美國人以此商標在美國取得註冊)

美國聯邦法規— The Lanham Act
美國聯邦商標法規(The Lanham Act)並未對於未於美國使用的著名外國商標提供明確權利保護。一般來說，如一商標欲於美國取得權利保護(無論是可經由法院採取行動的權利或是聯邦商標註冊)，必須於美國商業活動中使用該商標。而一般於美國商業活動中使用該商標則是指確實於州際，或美國與其領土或外國間之商業活動確實使用於相關商品或服務上(美國法律15 U.S.C. § 1127; 37 C.F.R. § 2.34(c); 美國商標審查手冊 (T.M.E.P.) §§ 806.01(a), 901.03)。僅依據“象徵使用” (策劃過的1個或2個產品銷售)而欲“保留”一商標是不足夠的(美國商標審查手冊T.M.E.P. § 901.02)。

巴黎公約及與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS Agreement)
根據巴黎公約Article 6bis及與貿易有關之智慧財產權協定第16條第(2)、(3)款，締約國有義務在國內的近似商標使用可能造成相關消費者混淆誤認時，保護一外國著名商標。而美國法庭一般認為這些條款並非自動生效，並要求美國國會透過特定立法程序以確立法律效力。由於美國國會並未頒布此法，外國商標權(法)人一般無法成功地獨立引用前述條款而在美國宣稱商標權利(案例: ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135, 164 (2d Cir. 2007); Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co., 391 F.3d 1088, 1100 (9th Cir. 2004))。

 美國聯邦法庭案例
美國聯邦法庭對於“著名商標例外”是否存在於聯邦法律下之屬地主義，有著分歧的答案。例如，所轄聯邦地方法院包括康乃迪克州、紐約州與佛蒙特州的聯邦上訴法院第二巡迴審判庭於2007年的判決即指出不承認“著名商標例外” ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135 (2d Cir. 2007)。

相反地，聯邦上訴法院第九巡迴審判庭(所轄聯邦地方法院包括阿拉斯加州、亞利桑那州、關島、夏威夷州、愛達荷州、蒙大納州、內華達州、北馬里亞納群島、奧勒剛州與華盛頓州)則在2004的判決中指出，儘管未明顯記載於法令中，但是“著名商標例外”存在於聯邦法律之中。該法庭指出“一不具著名商標例外的屬地主義將促使消費者之混淆誤認與產品標示詐欺”且“使用商標法愚弄移民而致使其認為正從與喜愛的祖國商店相同之商店採購，乃是一不正當的行為” Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co., 391 F.3d 1088, 1094 (9th Cir. 2004)。

第九巡迴審判庭亦指出，如欲以此例外為目的確立商標為著名，除了需證明其“第二層識別性”，原告亦需提出(過半數的)優勢證據以證明“美國的相關消費者中，有高比例的消費者熟識該外國商標”並考量包括“被告的蓄意抄襲及該美國公司之顧客是否認為他們是光顧與於另一國家使用該商標之公司的同一公司”。該法庭並未明確指出何謂“高比例”，故此將留待其他法庭在未來依據其個案狀況進一步闡述。

負責審理商標異議與撤銷案的美國商標訴願暨上訴委員會亦在一商標於美國內著名的情況下，認可該外國商標權(法)人的權利，見判例All England Lawn Tennis Club (Wimbledon) Ltd. v. Creations Aromatiques, Inc., 220 U.S.P.Q. 1069 (T.T.A.B. 1983) (溫布敦網球公開賽之商標WIMBLEDON的英國商標權(法)人以WIMBLEDON商標在美國著名、美國電視台轉播溫布敦網球賽與美國媒體對其之廣泛報導的理由成功地異議指定商品為古龍水的WIMBLEDON COLOGNE及網球選手設計圖商標).

除此之外，在某些特定情況下，泛美系列協定國家(美洲協約商標與商業保護條款的成員國)之商標權(法)人，在其商標註冊於美國以外國家、於美國不著名且未使用的情形下，仍可在異議或撤銷程序內宣稱優先權。見Diaz v. Servicios de Franquicia Pardo’s S.A.C., 83 U.S.P.Q.2d 1321 (T.T.A.B. 2007) (引用泛美系列協定第7條，因美國異議人在知曉該標誌已於祕魯被使用的前提下，於美國先行使用該標誌，但仍賦予祕魯申請人該商標優先權)。

實務提示
在確認商標是否可以使用時，美國部分應注意商標查詢報告的潛在“盲點”。一商標有可能於另一國家著名或已被使用且為美國相關消費者所週知，但是卻未揭露於商標查詢報告中。是故，該商標的靈感是否來自在其他國家被使用的商標應列為考量因素之一。

此外，聯邦上訴法院第四巡迴審判庭(所轄聯邦地方法院包括馬里蘭州、北卡羅來納州、南羅來納州、維吉尼亞州與西維吉尼亞州)在2003年裁決的蒙地卡羅賭場一案亦值得一提。在此案International Bancorp, LLC v. Societe des Bains de Mer, 329 F.3d 359 (4th Cir. 2003)中，法庭認為對於美國境外的美籍客戶之賭場服務銷售與美國境內之大量廣告足以建立“實際商業使用”，且原告得依此根據美國商標法Section 43(a) of the Lanham Act對一經營侵權網站且擁有多個侵權網址之公司提出違反公平交易法的控訴。重要的是，此案的判決依據並非蒙地卡羅賭場標誌在美國著名，且與聯邦法庭的先前(原告未於美國銷售其商品或服務)案例不同。原稿的標誌僅在美國的廣告中出現。

 美國州立法院—紐約案例
非美國註冊商標權(法)人應與美國代理人商議確認不同州法下的任何潛在宣稱的可能性。一般來說，州立公平交易法大致與聯邦法相同，但是在某些情況下，州立法則提供聯邦法未規範的保護。

例如，紐約州立上訴法庭(紐約最高州立法庭)近期指出，儘管紐約案例法不承認外國商標的“知名商標”或“著名商標”例外，但是公平交易理論下的“侵占”或 “仿冒品欺騙”則可提供相關保護ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 2007 N.Y. Slip Op. 09813 (N.Y. Dec. 13, 2007)。在紐約州宣稱“侵占” “通常指取用原告之財產(或商業優勢)與原告對同一財產的自行使用競爭”。“仿冒品欺騙”則是一製造商以他人製造之名義銷售商品。該法庭並重申，“當一商業活動體在紐約州具名望且其商譽已構成一財產或州內商業優勢時，無論該商業活動體位於國內或國外，該商譽皆應受到紐約州公平交易法的侵占條款保護”。但是，“位在紐約的被告以某個特定的標誌向消費者提供商品或服務，而相關消費者最少應該首先由該特定標誌聯想到外國原告”。

構成侵占的要素因個案情況不同而有所差異。而紐約州立上訴法庭雖不欲詳盡列出判定因素，仍然指出了幾個相關因素：(1)“直述或隱喻外國原告的公開說明或廣告”；(2)“如消費者問卷調查等指出消費者相信被告的商品或服務與原告有關聯的直接證據”；及(3) “證明紐約被告與外國原告客戶層確實重疊的證據”(Slip op. at 8-9)。

需注意的是，儘管一外國原告成功地依據紐約判例法宣稱權利，禁制令的有效範圍可能被限制在紐約州之內。被告不一定會在其他州被禁止從事相同的活動。

 在未於美國銷售的情形下確立優先權
在法庭願意為外國商標提供保護的案例中，皆須考量案件事實並需要提出特定證據。而越有力的證據則代表著越有利的案件。所以，下列各點可供非美國商標權(法)人引為實用的提示：

在美國媒體上或於美國發售的出版品中大規模廣告該標誌
嘗試取得如主流出版品或電視節目的特別報導等其他宣傳
採用對象為美國網友的網站內容
觀測網站流量以確認美國境內使用人數
紀錄於美國境外消費 貴公司產品或服務的美國人數，並在可能的情況下，紀錄他們來自美國何州
如涉及訴訟時，應進行一調查，以確認美國的相關消費者中，有高比例的消費者熟識該標誌
如確實欲於美國使用該標誌，則可以提出美國商標申請案的方式建立優先權日
--在可行的情況下，可依據一非美國商標申請案宣稱優先權
--在可行的情況下，可根據美國商標法Lanham Act Section 44(e)，以非美國商標註冊尋求美國商標註冊。如此則可在不必提交美國實際使用證據的情況下取得美國商標註冊權
註：一般來說，經過連續3年未使用的美國商標註冊權將具有被撤銷的危險，且若未於註冊後5~6 年間提出使用證據，美國專利商標局將自動(或於註冊10年後延展時)撤銷該商標註冊權

如欲建立使用證據，可以提供美國客戶於美國當地購買，或運送商品予美國客戶

 結論
如同前述，某些美國法庭不會提供未於美國實際使用的著名商標權利保護，而某些法庭則會。如欲調和此意見的分歧，則需仰賴聯邦層級的美國國會立法或美國最高法院裁決。

取材自 INTA
國際事務部 游文慧 編譯