智慧財產法院判決102行專訴66
2013/09/25 重要判決判決要旨：
系爭案第二實施例於說明書中所設定之操作條件得以佐證系爭案申請專利範圍第3項能夠達到顯著的功效，且引證案1、2及引證案之間的結合或其它證據中皆未揭示申請專利範圍第3項所能夠達到之功效及其限定條件，故系爭案申請專利範圍第3項並非如審查委員所推論能夠輕易完成，因此，引證1、2之組合無法證明系爭案申請專利範圍第3項不具進步性。
要點評析：
首先，判斷進步性應以申請專利之發明的整體為對象，而非僅針對個別或部分技術特徵，判斷時審查委員得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以充份地理解該發明，故於審查進步性時應將說明書中提及所能達到的功效納入考量範圍內。因此，當收到審查意見函時，應就所請案件與引證案件之間專利請求範圍差異性、實際技術的差異性、相較於習知可達到較佳或不同的功效等不同之處提出答辯申復的動作、還能夠一併提出其它能夠支持所請內容之補充的實驗數據或文獻期刊等，以清楚地彰顯所請案件與引證案件之間的區別。
而且，若引證案中未揭示/或未清楚揭示所請案件能夠達到先前技術無法達到之功效，則審查委員在沒有引證案件的支持下，便不能以推論的方式主觀認定引證案之間的結合能夠輕易完成所請案件能夠達到之功效，逕單以不具進步性核駁之，遂所請案件係為符合專利法第22條進步性之要件，因此，於審查意見的回覆答辯時，應注意是否有上述情事，並能夠於申復時針對此情事提出質疑進行強調回覆。
另外，若所請案件所欲保護之專利範圍與引證案件之間並無明顯的差異技術特徵，而所請案件的說明書中部分技術特徵與引證案件之間有所區別或有揭露引證案件無法達成之功效，則於回覆審查意見答辯時，能夠將說明書中帶有區別性的部分技術特徵加入所請專利保護範圍作為限定，提高案件核准的機會，而專利案件於提出申請時，應注意說明書的撰稿須充分揭露且明確，以利於後續進行實體審查或申請新型專利技術報告書時，亦能夠運用於說明書中揭露但並未於所請專利保護範圍中限定之技術特徵，修正進入所請專利保護範圍中，並強調說明或作為限定所請專利保護範圍的條件。
【專利案號】096125646
【專利名稱】微型混合器
【審定結果】應不予專利
【相關法條】專利法(93年法)第22條第4項
【判決結果】原處分撤銷
【判決字號】102行專訴66
【判決日期】102.9.25
【資料來源】經濟部智慧財產局
【判決要旨】
依系爭案說明書第11至13頁，系爭案第二實施例於雷諾數為10時混合效果已大大提升，於雷諾數升至20時流體達到良好的混合效果，即系爭案申請專利範圍第3項所界定菱形流道之數目係為三個時所導致之功效，對照引證1並無關於雷諾數與混合效果之記載，對照引證2說明書僅有「較低的雷諾數下就有較佳的混合效果」之記載，是引證1、2並未揭露其組合後會產生於雷諾數為10、20之混合效果，應認該效果為具有無法預期的功效，得佐證系爭案申請專利範圍第3項並非能輕易完成，故引證1、引證2之組合不可證明系爭案申請專利範圍第3項不具進步性。
一、案情簡介
原告於96年7月13日向本局申請「微型混合器」發明專利案(下稱系爭案)，經本局審查，不予專利，原告遂申請再審查，經本局於101年10月3日以(101)智專三(三)05073字第10121054370號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之審定。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回。原告猶未甘服，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷，並命本局應依本判決之法律見解，另為適法之處分。
二、主要撤銷理由及證據
(一)引證資料：
引證1為90年11月21日公告之中華民國第89210648號「多液混和灌注槍之混合結構」新型專利案，係一種混合效果更佳的多液混合灌注槍之主動式混合結構(見附圖2)；
引證2為95年7月1日公開之中華民國第93139866號「微型混合器」發明專利案，與系爭案同樣為被動式微型混合器，其係利用簡單的矩形檔板產生流體的渦流與噴嘴效應即可達到非常好的混合效果，而不用製作複雜的幾何形狀流道，減少額外的設計與製程步驟且降低成本(見附圖3)。
(二)智慧財產法院判決理由：
引證1、引證2之組合可證明系爭案申請專利範圍第1、2、5至13項不具進步性。(判決理由略)
引證1、引證2之組合尚難證明系爭案申請專利範圍第3、4項不具進步性。
1. 系爭案申請專利範圍第3項係依附第2項，包含第2項全部技術特徵再 進一步界定該等菱形流道包括一第一菱形流道、一第二菱形流道及一第三菱形流道，該等檔板包括一第一檔板及一第二檔板，該主入口及該側入口係連接至該第一菱形流道，該第一菱形流道及該第二菱形流道之間具有一第一連接部，該第一檔板係位於該第一連接部，該第二菱形流道及該第三菱形流道之間具有一第二連接部，該第二檔板係位於該第二連接部，該出口係連接至該第三菱形流道。
2. 依系爭案說明書第11至13頁所載「參考圖2，顯示根據本發明微型混合器之第二實施例之示意圖。本實施例之微型混合器4包含一第一菱形流道5、一第二菱形流道6、一第三菱形流道7、一主入口41、二個側入口42、一第一檔板43、一第二檔板44及一出口45。在本實施例中，該第一菱形流道5係為最上游之菱形流道，該第三菱形流道7係為最下游之菱形流道。該第一菱形流道5係利用其下角落部55與該第二菱形流道6之上角落部62互相連接而形成一第一連接部46。該第二菱形流道6係利用其下角落部65與該第三菱形流道7之上角落部72互相連接而形成一第二連接部47。該主入口41及該等側入口42係連接至最上游之菱形流道（即該第一菱形流道5），用以分別注入複數所欲混合之流體。在本實施例中，該主入口41係連接至該第一菱形流道5之上角落部52，該等側入口42係連接至該第一菱形流道5之右角落部53及左角落部54。該出口45係連接至最下游之菱形流道（即該第三菱形流道7）。在本實施例中，該出口45係連接至該第三菱形流道7之下角落部75，用以流出混合後之流體。」系爭案申請專利範圍第3項之技術範圍總括第二實施例。
3. 引證1、2與系爭案申請專利範圍第3項所進一步界定者比對，引證1之複數個菱形凸出塊21、迴旋空間23、菱形凸出塊21之迴旋空間23互相連接、引證2之檔板，可對應系爭案之複數個菱形流道、角落部、連接部、檔板。由系爭案說明書第14頁所載「參考圖4，顯示利用本發明第二實施例之微型混合器混合時之俯視照片圖，其中雷諾數為10。參考圖5，顯示利用本發明第二實施例之微型混合器混合時之俯視照片圖，其中雷諾數為20。在圖4及圖5中，該主入口41係注入一黑色液體，該黑色液體為墨汁和水的混合，其比例約為1：20。該等側入口42係注入一透明液體，該透明的液體則為水。該出口45係流出混合後之流體。由圖4可看出，當雷諾數為10時混合效果已大大提升。由圖5可看出，當雷諾數升至20時流體確實達到良好的混合效果。」系爭案申請專利範圍第3項所界定三個菱形流道於雷諾數為10時混合效果大大提升，於雷諾數升至20時流體達到良好的混合效果。
4. 對照引證1並無關於雷諾數與混合效果之記載，對照引證2說明書第7頁僅有「較低的雷諾數下就有較佳的混合效果」之記載，是引證1、2並未揭露其組合後會產生於雷諾數為10、20之混合效果，應認該效果為具有無法預期的功效，得佐證系爭案申請專利範圍第3項並非能輕易完成，故引證1、引證2之組合不可證明系爭案申請專利範圍第3項不具進步性。
5. 被告雖稱系爭案申請專利範圍第3項只是檔板一個一個下來，引證2的第1圖和第2圖也是如此，引證1組合引證2亦能達成系爭案申請專利範圍第3項之功效，且系爭案申請專利範圍沒有雷諾數之記載等語。然而，系爭案申請專利範圍第3項之技術範圍總括第二實施例，其結構特徵自具相應於系爭案專利說明書第14頁所載功效，而系爭案既經原處分機關審查並無違反專利法第26條等情事，該功效自屬可採。因此，被告上開所稱，並不影響引證1、2並未揭露其組合後會產生於雷諾數為10、20之混合效果，應認該效果為具有無法預期的功效，得佐證系爭案申請專利範圍第3項並非能輕易完成之認定。
6. 系爭案申請專利範圍第4項係依附第3項，包含第3項全部技術特徵再進一步界定該第一檔板及該第二檔板係連接至相對應之側壁。引證1、引證2之組合不可證明系爭案申請專利範圍第3項不具進步性已如前述，則引證1、引證2之組合不可證明系爭案申請專利範圍第4項不具進步性，更屬灼然。
三、主要爭點及分析檢討
引證1、2之組合是否已揭露系爭案請求項3三個菱形流道、連接部及擋板， 及流體經過請求項3之結構「會產生於雷諾數為10、20之混合效果」？
(一)判決理由：系爭案申請專利範圍第3項係總括第二實施例，其結構特徵自具相應於系爭案專利說明書第14頁所載功效，而系爭案既經原處分機關審查並無違反專利法第26條等情事，該功效自屬可採。因此，引證1、2並未揭露其組合後會產生於雷諾數為10、20之混合效果，應認該效果為具有無法預期的功效，得佐證系爭案申請專利範圍第3項並非能輕易完成。
(二)按申請專利範圍是否明確，係審究申請專利範圍之記載是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。說明書與請求項之記載不一致，可能使請求項不明確。例如依說明書之記載，並參酌申請時之通常知識，認定獨立項未敘明必要技術特徵，而導致請求項不明確。見審查基準第2-1-18頁。
(三)系爭案審定結果為「不具進步性」，並未針對申請專利範圍是否明確表示意見，即已認定系爭案符合明確要件。依本件判決要旨，若認定申請專利範圍不符合明確要件，審查人員應負舉證責任，且應以違反專利法第26條第2項規定作成審定。審定理由指稱系爭案申請專利範圍沒有操作條件（即雷諾數10或20）之記載，故不必考量該操作條件，且引證1組合引證2亦能達成系爭案申請專利範圍第3項之功效等語，似有未當。
(四)系爭案請求項3所對應說明書之第二實施例微型混合器實驗作動照片顯示於特定雷諾數條件下可以產生良好的混合效果，雖然引證1(菱形流道)、引證2(水平流道)之組合可以對應系爭案請求項3之主要技術特徵，但未揭露「三個菱形流道」之結構於操作條件為特定雷諾數下之混合結果與功效，故應可認為請求項3非能輕易完成。
