美國專利案例 : 專利權人出局
2008/08/20 國際於專利均等論之下,構成要件舉足輕重
於專利均等論(doctrine of equivalent)之下,構成要件(elements)的總數比產品整體更重要。在美國聯邦巡迴上訴法院最近所審理Miken公司對Wilson公司之侵權訴訟案件中,顯示兩爭議產品僅在整體上均等,並不足以構成侵權。相對的,法院必須基於「逐要件」(element-by-element)原則客觀探究是否侵權。亦即,無論依據文義解釋(literally)或均等論,一件專利的權利範圍中的每一構成要件均需存在於被控訴產品中。
Wilson公司擁有一使用於壘球或棒球的球棒專利,此專利是在球棒內部設有一結構元件藉以改善其揮擊效果。此一設計主要試圖在球棒建構出大量的彈性變形(elastic deflection),藉以產生優異的能量轉換,達到改善揮擊強度的效果。
該專利的設計包括在球棒揮擊段內部設有一懸吊式環狀嵌插件(tubular insert),同時,在嵌插件與棒體內壁含有與其一致的溝槽(gap)。嵌插件葉片彈簧般懸吊彎曲,使棒體彈性變形後,經由溝槽接合嵌插件,球棒因而在擊球後增加回彈的壓擊力道。
Miken公司採取行動對抗Wilson公司,聲稱其某些球棒並未侵害Wilson公司專利權。Wilson公司則反訴指稱其侵權。訴訟在此一專利權申請範圍的兩個主要限制條件中打轉爭論,即,嵌插件及溝槽。
Miken公司坦承其非碳材球棒具有Wilson公司在其申請範圍內語意所稱的嵌插件,但爭論其碳材球棒則未含嵌插件,因其在製造過程中將一連續層(successive layers)設於一「內部元件」(internal component)上。碳材球棒之爭議因而轉至該「內部元件」是否構成一嵌插件。
當一被控訴產品並未侵害到專利申請範圍(claim)所表達詞句之文義時,均等論之引用足以使對方構成侵權。構成侵權之前題為被控侵權產品之構成元件與發明專利申請專利範圍構成元件之間具有均等性。專利權人可經由以下方式建構出此一論點:
1、提控專利與被控訴產品之間並無實質性(insubstantial)差異,或
2、被控訴產品以實質上相同的結果(result)經由實質上相同的方式(way)形成實質上相同的作用(function)(『作用、方式、結果』檢驗法)。
地方法院否決Miken公司碳材球棒與Wilson公司球棒之均等性。Wilson公司仰賴其專家「負荷測試報告」以建構出碳材球棒連續層可獨自移動。但地方法院認為該報告不能作為嵌插件均等性之依據。至多,其僅建構出被控訴產品整體之均等。
Wilson公司提出上訴,並聲稱任何含有連續層之球棒在擁有彈簧特性(包括Miken公司碳材球棒)下均會獨自移動,必然侵害其嵌插件所界定出之限制範圍。但聯邦巡迴上訴法院同意地方法院對於專家負荷測試報告有所限制之觀點。聯邦巡迴上訴法院指出Wilson公司無法提供事實依據或專家證詞以支持其有關於其所限定專利嵌插件之「逐要件客觀探究基礎」。
聯邦巡迴上訴法院同時發現Wilson公司專利並未訴求一含有葉片彈簧般作動之球棒,或具有可獨自移動之個別連續層。系爭申請專利範圍僅需求一嵌插件。同時,Wilson公司並未基於「逐一限定」(limitation-by- limitation)原則,解釋兩球棒間為何僅有無實質性差異,以及依『作用、方式、結果』檢驗法,特別針對均等性提供證詞。
在缺乏文義侵權下引用均等論,具有建構出專利侵權之可靠性,但專利權人首先必須滿足均等論各項要件需求。如上述Miken公司案可看出,專利權人建構出各構成要件均等性之重要性遠超過將產品視為整體(as a whole)之均等性。
取材自 Schmeiser Olsen & Watts LLP
國際事務部 簡秋欽 編譯