經通國際智慧產權事務所

菲律賓之最高司法單位─最高法院第3部於2007年10月15日確認，未於菲律賓國內註冊或使用之著名商標的所有權人，仍可於菲律賓依法提出智財侵權告訴。

In-N-Out 漢堡公司(INOB)為一美國漢堡速食聯鎖店，並於1997年6月在菲律賓以IN-N-OUT Burger設計圖標章與IN-N-OUT服務標章提出商標申請案。INOB公司於申請期間發現，一菲律賓當地之色望尼公司(Sehwani, Inc.)在未經過INOB公司的同意下，已於1993年在菲律賓以IN-N-OUT商標指定餐廳服務並取得註冊。且色望尼公司已以此商標註冊權向班尼塔斯富萊特公司(Benita’s Frites Inc.)進行商標授權。而位於菲律賓帕斯格市(Pasig City)之一餐廳則已基於此授權使用了INOB公司的商標。然而，INOB公司因此事向色望尼公司所提出之相關請求卻被色望尼公司忽視。

INOB公司因而以不公平競爭及撤銷註冊商標為由，向菲律賓智慧財產局提出針對色望尼公司、班尼塔斯富萊特公司與該位於帕斯格市之餐廳經營者的行政申訴，並聲請損害賠償。

菲律賓智財局法務署於2003年對此行政申訴做出裁決。根據INOB公司所提交的證據資料，法務署認為IN-N-OUT為一在國際間具高知名度之著名商標，並撤銷了色望尼公司註冊於前的商標。在此案的裁決中，法務署亦指出INOB公司可於菲律賓依法提出智財侵權告訴。色望尼公司不服此判決，但由於該公司在期限到期後，才向智財局理事長提出上訴，故其上訴遭到了技術性駁回。色望尼公司隨後向訴願法庭所提出的上訴，則因缺乏充分理據而遭到駁回。然而，色望尼公司仍不放棄此案，並向最高法院提出訴訟，且極力辯稱由於INOB公司未於菲律賓當地進行商業活動或是註冊及使用其商標，故INOB公司無權於菲律賓當地提出智財侵權告訴。

菲律賓最高法院並未採信色望尼公司所提交之論點，並於其判決中指出，美國與菲律賓皆為巴黎公約之締約國，而INOB公司之相關法律行動乃是依據巴黎公約第6條與第8條。最高法院亦強調，根據巴黎公約第6條，締約國中有權判定一商標是否著名之單位為該國“主管註冊及使用權之單位”，而菲律賓智財局即為此單位。

一商標是否著名為一根據事實所認定的問題，並涉及菲律賓智財局法務署對於相關證據資料的鑑識。最高法院在考量INOB公司於國際間為數眾多的註冊商標及在審訊時所出示之內容廣泛的廣告後，裁決菲律賓智財局法務署對於INOB公司商標為國際間著名之判定乃是正確的。

菲律賓最高法院亦指出，因著名商標之延伸保護範圍乃是依據巴黎公約第6條中之1999年著名商標保護條文共同決議，INOB公司未於菲律賓當地註冊與使用其商標之事實在本案中不具重要性，且世界智慧財產權組織與巴黎公約締約國於前述決議中表示支持一不具強制性之建議：儘管一著名商標未於一國使用或取得註冊，該著名商標仍應於該國受到保護。

此判決確認了菲律賓對於國際著名商標權人權利保護的承諾。

取材自 INTA
國際事務部 潘俞均 編譯