美國案例：“TESTMASTERS”商標爭議之三好球出局
2008/07/21 國際至1996年止，羅賓辛先生(Robin Singh)以其註冊商標TESTMASTERS僅在加州內提供考試準備服務。而哈庫伊斯蘭尼先生(Haku Israni)則自1991年起以在休士頓創立考試大師教育服務公司(TES)並於德州教授課程。
羅賓辛先生於1999年決定為其公司創設網站，但是卻發現testmasters.com的網域名稱已被TES公司登記使用。故以此事對TES公司在德州提出商標侵權告訴。陪審團在審理此案後指出，雖然TESTMASTERS為一敘述性商標，但因其已具備視別性，故為一受到法定權利保護的商標。該陪審團亦指出，雖TES公司已構成商標侵權，唯因其對TESTMASTERS商標的使用早於該案申請日，是故應豁免TES公司。該地方法庭最後裁示美國專利商標局修正該商標註冊權並核准TES公司於德州使用該商標；而TES公司則需移轉其網域名稱權利予羅賓辛先生，但是原、被告雙方皆對此裁決提出上訴。
第五巡迴審判庭則在審理該上訴案(Test Masters I)後指出，羅賓辛先生並未就其商標視別性的建立提供足夠的證據，故裁決撤銷該商標註冊權並取消地方法庭的先前裁示。
羅賓辛先生隨後再次嘗試申請註冊TESTMASTERS商標，TES公司則向地方法院取得了對該申請案的禁制令。但是而羅賓辛先生又在該禁制令核發之前，於加州對TES公司提出其致使消費者混淆誤認TES公司與羅賓辛先生具關聯性的告訴。加州地方法院則將此案轉回予德州地方法院審理，德州地方法院基於此案主要情事與前案(Test Masters I)相同之既決判決原則駁回此案並否決羅賓辛先生認為該商標是否具視別性應重新裁示的主張。但是原、被告雙方皆對此裁決提出上訴。
第五巡迴審判庭在審理該上訴案(Test Masters II)後指出，此案爭論之核心問題乃是在前案中已裁定過的。唯羅賓辛先生並無法提出對案件事實影響重大之證據，故依禁止翻供原則裁定無須重新爭訟。
於前述上訴案件(Test Masters II)的審理期間，羅賓辛先生亦在加州對Excel考試準備公司(Excel Test Prep Inc.)提出告訴，主張被告對於TESTMASTERS商標的使用已構成商標侵權。
加州地方法院則將此案轉予德州地方法院審理，而該法院則又一次依禁止翻供原則駁回此案。原告則對此案再次提出上訴。
針對羅賓辛先生的上訴，第五巡迴審判庭指出，若所爭訴之核心問題相同，儘管現正審理案件之原、被告與前案不同，仍可引用禁止翻供原則，並依此否決羅賓辛先生因案件發生地不同故應重新審理的主張並駁回其上訴。
取材自McDermott Will & Emery, Washington
國際事務部 游文慧 編譯
